Por Gustavo Rodríguez García, titular de Rodríguez García Consultoría Especializada y profesor de derecho de la competencia, protección al consumidor, propiedad intelectual, regulación, competencia desleal, publicidad y análisis económico del derecho. Es abogado por la PUCP, magister por la Universidad Austral de Argentina, fue Summer Scholar por The Coase-Sandor Institute for Law and Economics de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago y participó en el Fashion Law Bootcamp organizado por el Fashion Law Institute de Fordham University en New York. La prestigiosa publicación Chambers and Partners lo considera en su ranking para el 2017 para Perú en las secciones “intelectual property” y “competition / antitrust”.
La Decisión 486 que es la norma comunitaria que desarrolla, entre otras cosas, la regulación marcaria en la Comunidad Andina, establece que la cancelación del registro de una marca puede producirse, a pedido de parte, cuando sin motivo justificado no se hubiera usado la marca en cuestión durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presente dicho pedido y siempre que hayan pasado, al menos, tres años desde que se notificó la resolución que agotó la via administrativa en el procedimiento de registro de marca. Dicho en sencillo, siempre que hayan pasado más de tres años desde que se notificó la resolución de otorgamiento de una marca, el registro de ésta quedará expuesto a un pedido de cancelación por parte de algún tercero.
Naturalmente, una cosa es que un registro corra el riesgo de que pueda merecer un pedido de cancelación por falta de uso y otra que vaya a ser necesariamente cancelado. Como cuestión preliminar, la propia norma se ocupa de precisar que la cancelación registral se producirá cuando se determine que ha existido falta de uso “sin motivo justificado” de modo que, aunque los supuestos sean contados con los dedos de nuestras manos, es posible imaginar algún caso en el que pese a la falta de uso, el registro sobrevive al pedido de cancelación.
La norma andina también estipula que “(l)a cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”. De esta manera, si en el marco de una solicitud de registro un tercero se opone invocando riesgo de confusión con su marca, será posible plantear como defensa ante dicha oposición la cancelación por falta de uso del registro que sustenta la oposición. En ese escenario, la autoridad deberá evaluar si corresponde amparar el pedido de cancelación y, posteriormente, pronunciarse sobre la oposición (que, eventualmente, no tendrá base si es que la cancelación se produce).
¿Cómo defenderse frente a un pedido de cancelación por falta de uso? Pues bien, de una lectura literal de la norma andina únicamente se podrían concebir dos alternativas: o bien se demuestra el uso o bien se demuestra que se produjo un supuesto de falta de uso “con motivo justificado”. No obstante ello, consideramos que una comprensión cabal del fenómeno de la notoriedad marcaría sugiere una tercera alternativa: invocar la condición de notoria de la marca cuyo registro se pretende cancelar.
Una marca notoriamente conocida es, en pocas palabras, una cuyo conocimiento se extiende por el sector pertinente de los productos o servicios que distingue. El derecho de exclusiva que, de ordinario, nace con el registro de la marca no depende de dicho registro en el caso de una marca notoriamente conocida. La marca notoria ciertamente puede encontrarse registrada pero el derecho de exclusiva se sostiene en la notoriedad y no en el registro. El propio artículo 229º de la norma andina agrega que no podrá negarse la condición de notorio a un signo que “no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero”.
La pregunta que se desprende es la siguiente: si el derecho de exclusiva sobre una marca notoria depende de la condición de notoriedad debidamente acreditada, ¿qué relevancia tiene una cancelación del eventual registro de esa marca que tiene la condición de notoria? La respuesta es simple: ninguna. En efecto, la cancelación del registro por falta de uso es una vía para extinguir el derecho de exclusiva sobre la marca. Sin embargo, cuando la marca es notoriamente conocida, un pedido de cancelación registral no tendría sentido puesto que no podría, en ningún escenario, arribar a la consecuencia esperada, esto es, a la extinción del derecho.
En un importante caso, nos tocó representar a una de las partes que era, además, la emplazada por presunta falta de uso de su marca. Sobre la base de la argumentación aquí planteada, alegamos el estatus de notoriedad de la marca y que éste era una defensa frente a un pedido de cancelación. La primera instancia de Indecopi desestimó nuestro planteamiento argumentando que en el conjunto de normas de la Decisión 486 no se aprecia disposición alguna que estipule la posibilidad de mantener el registro de una marca notoria aun cuando no se pruebe su uso en el procedimiento de cancelación. De hecho, la Comisión de Signos Distintivos fue enfática al sostener que no existía relación entre la probanza del carácter notorio de una marca y la finalidad de un procedimiento de cancelación de registro por falta de uso.
Apelada la decisión, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, haciendo suyas las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que invocamos expresamente en respaldo de nuestro planteamiento, nos dio la razón señalando que: “(…) el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que no es viable la cancelación de una marca que goza la calidad de notoriamente conocida. Para ello, es necesario que se analice, en primer lugar, si la marca cuya cancelación se pretende tiene o no la calidad de notoriamente conocida”.
Agrega la Sala que: “(…) debe tenerse en cuenta que la intención del Tribunal no es considerar a la figura de la notoriedad como una circunstancia que debe ser invocada y analizada de oficio por la Autoridad Administrativa en todos los casos de cancelación de marca; así, la notoriedad de un signo es un hecho que SIEMPRE debe ser invocado por la parte interesada, sea dentro o fuera de un procedimiento de cancelación y sólo en los casos donde se invoque expresamente dicha notoriedad, es que la Autoridad deberá evaluarla«.
Como puede apreciarse, dado que la condición de notoria debe ser invocada por la parte interesada necesariamente, se sigue que la invocación de notoriedad es una defensa adicional frente a una pretensión de cancelación por falta de uso. Consideramos que el criterio adoptado por la máxima instancia de Indecopi y que recoge nuestro planteamiento en el procedimiento reconoce adecuadamente, a partir de una lectura integral de las disposiciones de la norma andina, la inutilidad de una cancelación del registro de una marca cuando ésta es notoria. Nos parece que este planteamiento y criterio refuerzan la protección a las marcas notoriamente conocidas en tanto preserven, lógicamente, dicha condición.
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