Escrito por Carlos Farfán (*)
La propiedad intelectual ha ido evolucionando conforme las necesidades de sus titulares variaban existiendo un interés económico detrás que impulsaban tales modificaciones o reformas.
Desde un inicio se contempló que la propiedad intelectual se proponía a fijar la protección que recompensaría al creador sobre su producción intelectual permitiéndole explotarla en su beneficio exclusivo y, asimismo, oponerlo al uso de terceros.
Si bien las creaciones intelectuales ameritaban de reconocimiento, no todas merecían de un mismo nivel de protección, surgiendo así la división entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, en la idea que las primeras protegían las creaciones intelectuales con un nivel reconocido de originalidad unido con el trasfondo cultural, frente a las del segundo grupo que compilaban aquellas que, sin dejar de ser también una creación intelectual, poseen un propósito mayormente ligado con la explotación comercial.
En este primer grupo encontramos a las obras de arte como el principal representante mientras que, en el segundo, las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad y las patentes de invención, entre las cuales se han ido suscitando situaciones de convergencia debido a las alegaciones de creadores en relación a que su creación no solo tuviera un propósito industrial, sino que, además, cuenta con elementos que la dota de originalidad para optar a la protección del derecho de autor.
A esta situación en la que un titular de un derecho de propiedad industrial busca obtener el mismo nivel de protección que otorga la propiedad intelectual a la obra se le ha denominado protección ampliada la que ha generado pronunciamientos jurisprudenciales, así como posiciones doctrinarias que presentaremos a continuación.
Sobre las tres vertientes ideadas por la doctrina
Estos sistemas de protección se basan en el criterio de acumulación que adopten, surgiendo así tres posiciones: en las antípodas, el sistema de separación absoluta y el de acumulación absoluta y, entre ellas, el sistema intermedio de acumulación parcial.
El sistema de separación absoluta no permite bajo ninguna situación la acumulación a una misma creación intelectual, lo que implica que aunque esta pueda cumplir con los requisitos para su protección dentro de cualquiera de los sistemas de protección de la propiedad intelectual o industrial, esta solo podrá optar por una de ellas en función al uso que se le dé (como obra artística o aplicación industrial).
Al respecto, citándose a la autora Gisella Marianela Cabañas Afon (Galicia, 2017):
“Este sistema se basa en la imposibilidad de acumular la protección de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial. De tal manera que si existe una obra de arte plástica, es el autor el que debe decidir su destino y, con este, la protección. Así, si el destino es industrial, la creación, aunque tenga nivel artístico, la protección solo puede obtenerse a través de la Propiedad Industrial. En cambio, si el destino es la no reproducción industrial en ejemplares ilimitados, entonces la protección que corresponde es la de la Propiedad Intelectual.”
En contraste, este sistema tiene su contraparte en la teoría de la unidad del arte ideada en Francia mediante el cual cualquier creación industrial suficientemente estética puede obtener la protección ampliada de la propiedad intelectual siempre que sea original.
Sin adscribir totalmente a la propuesta presentada por la teoría de la unidad del arte, un inconveniente de esta recae en la determinación de qué nivel de originalidad es suficiente para aceptar una creación industrial digna de la protección del derecho de autor.
Sobre esta vertiente caracterizada por la denominada teoría del arte se ha señalado:
“El ejemplo clásico de tutela independiente, compatible y acumulable es el de las obras de arte (ya sean obras de arte “puro” o bien obras de arte aplicadas a la industria) protegidas por el derecho de autor, y también por el derecho de diseños industriales -siempre que, en este último supuesto, el diseño cumpla con las exigencias de novedad y originalidad, esté incorporado a un producto industrial al cual confiera un carácter ornamental, y sea registrado como diseño industrial en la dependencia gubernamental respectiva- y se fundamenta en la teoría de la unidad del arte.” (Lipszyc, 2016)
Asimismo, se ha indicado que esta teoría “(…) plantea que cualquier objeto industrial caracterizado por una estética particular, cualquiera que sea su uso o valor artístico, se beneficia, siempre que sea original, de la protección de los derechos de autor, además de la protección del diseño industrial.” (Chiriboga, 2020).
Las corrientes expuestas presentan posiciones contrapuestas que fijan una protección o muy rígida o amplia que puede conllevar problemas prácticos dependiendo del caso.
La alternativa que surgió fue el sistema de protección restringido o parcial en la que se han resaltado dos vertientes (Galicia, 2017) que buscan brindar lineamientos entre los polos de la separabilidad y la acumulación total.
A través de la teoría de la disociación se busca separar dos aspectos del objeto analizado, para llegar a la conclusión de si se puede separar lo artístico de una creación intelectual de su aspecto utilitario o industrial.
Por otro lado, con la teoría de la altura creativa se deja de lado el ejercicio propuesto por la disociación y se enfoca en intentar identificar si en el diseño inicialmente industrial existen elementos artísticos de carácter superior o elevado que amerite ser protegido por el derecho de autor.
Ahora bien, a la luz de la legislación actual, estas teorías podrían ya haber quedado desfasadas dado que los instrumentos internacionales, así como las legislaciones comunitarias, contemplan la posibilidad de una acumulación de derechos siempre que se cumplan con los requerimientos legales pertinentes, citándose incluso la existencia de las obras de arte aplicado que poseen funciones utilitarias o están incorporadas en un artículo útil que pueda ser reproducida a escala industrial.
Un repaso jurisprudencial
Una revisión jurisprudencial nos revela que efectivamente las teorías polarizadoras ya no son aceptadas; aunque en la práctica intentar adoptar y aplicar la superposición de derechos genera una constante evaluación de casos en concreto.
Por ejemplo, en el caso Confomel vs G-Star Raw (Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Tercera) (2019) Asunto C-683/17), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que analizar si un diseño aplicado a prendas de vestir podría ser objeto de protección del derecho de autor, en donde esta protección había sido conferida a través de la legislación portuguesa de la materia.
De esta forma, el tribunal nacional remitente consultó si la protección conferida a esta clase de diseños podría ser la misma que la aplicada a cualquier obra literaria o artística, enfocando su consulta en el análisis de la originalidad.
Ante ello el Tribunal señaló que la controversia giraría en torno a si el nivel de originalidad presente en los diseños presentados es suficiente para superar su propósito utilitario y obtener la protección del derecho de autor; ante lo cual precisó con antelación que los regímenes de protección del derecho de autor y la propiedad industrial tienen propósitos diferentes y que la concesión de una protección combinada no puede afectar la eficacia de cada uno, por lo que si bien se puede aceptar una protección acumulativa, esta solo puede contemplarse en algunas circunstancias.
De esta manera, en el caso particular de las prendas de vestir si bien se acepta que existe un elemento estético (que podría brindar un aporte de originalidad), este por sí mismo no permite determinar si dicho modelo constituye una creación intelectual que refleje la libertad de elección y la personalidad de su autor.
Esta lógica de evaluación se repite para casos aplicados otros sectores económicos, como por ejemplo, el caso Brompton Bicycle vs Chedech/Get2Get Raw (Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Quinta) (2020) Asunto C-833/18) con relación al diseño de una bicicleta.
El caso involucra el intento de abarcar en el régimen del derecho de autor el diseño de bicicleta plegable de titularidad de Brompton que anteriormente se encontraba protegida por una patente ya caducada.
Bicicletas Brompton y Chedech[1]
De acuerdo con la legislación belga (jurisdicción donde surgió la controversia) está protegida por el derecho de autor toda creación que se exprese en una forma particular y sea original, lo que implica que un objeto utilitario, como una bicicleta, puede estar protegido por un derecho de autor.
En líneas generales, el Tribunal expuso que un objeto puede acogerse a la protección del derecho de autor siempre que cumpla el requisito de originalidad pese a que su realización haya venido determinada por consideraciones técnicas, siempre que esa determinación no haya impedido al autor reflejar su personalidad en ese objeto manifestando decisiones libres y creativas, y a pesar de que haya estado anteriormente protegido por el régimen de patentes.
Ambos pronunciamientos muestran que en determinadas situaciones se pueden producir convergencias motivadas por el intento de titulares de diseños que buscan aplicar sus creaciones a la protección del derecho de autor y, como se desprende del segundo caso presentado, sí es posible la protección acumulativa de un diseño en la medida que se pueda identificar los caracteres de originalidad desarrollados por el derecho de autor.
En esta línea, en un caso acaecido en Suecia (The Swedish Patent and Market Court, Case PMT 15833-18, Jaguar Land Rover v Creare Form AB [11 December 2020]) se fijó protección al diseño del vehículo deportivo modelo Jaguar C-Type presentado en 1951 creado para competición en la reconocida carrera Le Mans de aquel año, determinando que a pesar de su propósito funcional ello no evitaba que su creador reflejara su personalidad como una expresión de sus elecciones libres y creativas.
De un análisis del resto de vehículos participantes en dicha competencia, el tribunal determinó que poseían diseños diferentes dirigidos a obtener un mismo resultado técnico, por lo que se podía descartar que el diseño utilizado en el vehículo protegible estuviese determinado por su propósito funcional (tal como se determinó en el caso Brompton vs Chedech).
Como hemos mostrado, la principal convergencia de la propiedad intelectual con la propiedad industrial se ha proyectado entre las obras y el diseño industrial, sin embargo, no se puede descartar otras situaciones como entre las obras y las marcas o, dentro de la misma propiedad industrial, que sucede en el caso de los diseños industriales y las marcas tridimensionales.
Esto ya ha sido contemplado, aunque en teoría, en el documento preparado por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (2002) que indica lo siguiente en relación a los diseños industriales con las marcas tridimensionales:
“(…) la protección acumulativa, es decir, mediante derecho de autor y mediante los derechos sobre los diseños industriales, es posible en lo que se refiere a las características no funcionales de la configuración de un producto. Análogamente, en teoría es posible que la forma de un producto se beneficie de doble protección, como diseño industrial y como marca (tridimensional). Ahora bien, para ello, la forma debe poder funcionar como una marca, es decir, debe permitir que los consumidores distingan los bienes en el mercado.”
Este cruce sucede en el caso de diseños particulares de tiendas que en una primera impresión pareciera ser apropiado subsumirse únicamente en el régimen del diseño industrial, sin embargo, de acuerdo con lo citado, se podría proteger igualmente por el derecho marcario.
En el caso Apple vs Oficina alemana de Patentes y Marca (Sentencia Del Tribunal De Justicia (Sala Tercera) (2014) Asunto C-421/13) se impugnó la inscripción de la marca originalmente obtenida en Estados Unidos consistente en el diseño de sus tiendas insignias ante lo cual el Tribunal se decantó en la posibilidad de permitir su registro entendiéndola como la “representación de la disposición de un espacio de venta de productos” aunque siempre que se trate de un dibujo en “el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones”.
Escenario andino y peruano
En el escenario andino este fenómeno no ha pasado desapercibido tal como se resalta en las Interpretaciones No. 115-IP-2011 donde se reconocen las situaciones de convergencia que se pueden suscitar sobre un mismo bien tutelado interpretaciones anteriores se ha determinado que la legislación comunitaria sí permite esta clase de acumulación, aunque no se fijen situaciones o criterios específicos.
“Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”[14].
Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora. Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que había entre las figuras de protección intelectual.”
Este sentido fue reiterado posteriormente en referida Interpretación No. 320-IP-2014:
“Un mismo bien intangible puede a su vez estar protegido bajo varias figuras de la propiedad intelectual, tal es así que un boceto, un dibujo puede ser tanto una obra bajo la protección del derecho de autor, así como una marca, o a su vez un diseño industrial que está enmarcado en el área de las patentes, puede acumular su protección de igual manera bajo el derecho de autor, de ahí que nace la amplitud que posee una persona para poder proteger sus creaciones, siempre y cuando éstas reúnan las condiciones que la legislación contempla para cada caso en particular.”
En el caso peruano, vemos que también han acaecido controversias de este tipo en los que podemos resaltar las producidas entre el diseño industrial frente al derecho de autor e, incluso, el del diseño industrial con el derecho marcario.
En el primer supuesto en la Resolución No. 595-2020/CDA-INDECOPI se realizó análisis de originalidad aplicado a un diseño que podría ser considerado como obra de arte aplicado, resaltando de buenas a primeras que sí es posible la superposición y acumulación de regímenes de protección:
“Las normas legales no prohíben la posibilidad de una superposición o acumulación de regímenes de protección entre el derecho de autor y el derecho sobre los diseños industriales. Esta superposición o acumulación se da cuando -en un caso concreto- el objeto en cuestión reúne los requisitos de protección especialmente previstos para cada régimen. Sin embargo, puede ocurrir que los diseños industriales de productos utilitarios – protegibles bajo el régimen legal especial previsto para los diseños industriales -no cumplan con el requisito de originalidad exigido por el derecho de autor para beneficiarse de esta protección.”
Y en el caso en concreto valoró lo siguiente:
“Para el caso en concreto, de una evaluación del diseño del timón o manivela que reivindican los denunciantes se verifica que, aunque el mismo pudiera cumplir con el requisito de originalidad por incorporar algún elemento de expresión personal del diseñador, ese producto no ha sido reproducido por la denunciada en los elementos originales sino sólo en los elementos que son funcionales o necesarios para que el producto (timón o manivela) pueda cumplir su función. Estos elementos no serían reivindicables por los denunciantes. La diferencia entre los elementos originales (reivindicables) y los elementos funcionales o necesarios (no reivindicables) del producto timón o manivela puede ilustrarse con la siguiente comparación.”
Extraídas de la Resolución No.595-2020/CDA-INDECOPI
Por otra parte, con relación a las marcas tridimensionales y los diseños industriales, la Comisión de Signos Distintivos no ha descartado la posibilidad de optar por ambas protecciones como se observa en la Resolución No. 6266-2022/CSD-INDECOPI que señala:
“Asimismo, respecto a los argumentos de la accionante sobre el hecho de que la marca cuestionada constituye un indebido intento de extender los derechos de exclusiva ya caducados de un diseño industrial, es preciso indicar que toda persona tiene derecho de proteger sus creaciones intelectuales en las vías correspondientes no siendo impedimento el hecho de que se cuente con un registro de diseño industrial para no solicitar la protección en otra vía, como son los signos distintivos, en ese sentido lo argumentado por la accionante resulta irrelevante para el análisis del presente procedimiento.”
Como se ha buscado mostrar, estas situaciones de convergencia se producen por el impulso de intereses de los titulares de dichas creaciones intelectuales quienes buscan constantemente mejorar el régimen de protección de sus trabajos ya sea la aplicación que se le busque dar.
Conclusión
Ahora bien, lo que se puede concluir de todos los ejemplos presentados es que ello tiene un punto de inicio en un régimen que ofrece menor protección hacia otro que permite una más amplia o de un periodo más largo, como es el caso del derecho de autor o, en algunos casos, el régimen marcario.
En esta línea estos conflictos nacen conforme los titulares encuentran otras aplicaciones para sus creaciones intelectuales y buscan perpetuar su explotación, hecho respetable pero frente a lo cual la normativa debe encontrar una salida que balancee los intereses privados con aquellos más amplios que busca proteger.
En el caso de los derechos de autor esta problemática tiene un trasfondo relevante pues la protección que otorga es muy beneficiosa para una potencial aplicación de índole comercial o industrial no solo por su amplia aceptación sino también la ramificación de los derechos patrimoniales y morales y su extenso periodo de tiempo (Alvarez, 2015).
Pero, por otro lado, los conflictos de protección acumulada entre los otros derechos de propiedad intelectual también son existentes, aunque no han generado un nivel de pronunciamientos y discusión igual al producido entre los del derecho de autor con los diseños industriales pese a poder ocasionar situaciones de complejidad (Chiriboga, 2020).
De manera breve podríamos citar el caso del incipiente fenómeno de las marcas de movimiento o las marcas multimedia que fueron expresamente listados en el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea que consisten, a rasgos generales, de un conjunto o secuencia de movimientos de los elementos que la conforman, ya sea que se conformen de únicamente movimiento sin inclusión de sonido (las marcas de movimiento) o las que se combinan con sonido (las marcas multimedia) los cuales, no dudamos, podrían ser propuestos por sus titulares a una protección acumulativa con el derecho de autor que, sin duda, motivará otra serie de pronunciamientos de necesario análisis.
Sobre el autor (*): Abogado por la Universidad de Lima (2018), con estudios de posgrado en Derecho Administrativo en ESAN Graduate School of Business (2019), especialista en Propiedad Intelectual (marcas y derechos de autor).
Bibliografía:
- Galicia, Manuel. (2017). Protección acumulada de las creaciones intelectuales, un acercamiento teórico-práctico. Recuperado de http://coordinacioneditorialfacultadderecho.com/assets/derecho_pantentes_marzo_2017.pdf
- Lipszyc, Delia. (2016). Aspectos que componen la Propiedad Intelectual. Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Advocatus/article/download/4458/4369#:~:text=Los%20distintos%20aspectos%20que%20componen,la%20protecci%C3%B3n%20de%20secretos%20industriales%2D
- Chiriboga, Teresa (2020). Acumulación de las formas de protección de las creaciones tridimensionales en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (COESC). Recuperado de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/7790/1/T3373-MDEM-Chiriboga-Acumulacion.pdf
- Alvarez, David. (2015). Derecho de autor y diseño industrial, ¿cómo dibujar una línea? La protección en Colombia de las obras de arte aplicado a la industria. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792015000200007
- COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS (2002). Los Diseños Industriales y su relación con las obras de artes aplicadas y las marcas tridimensionales. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) (2019). Asunto C-863/17. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217668&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5745957
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) (2020). Asunto C-833/18. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1EAB2BA0F54773C7260F509DD746B31D?text=&docid=227305&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12614087
- The Swedish Patent and Market Court, Case PMT 15833-18, Jaguar Land Rover v Creare Form AB [11 December 2020]. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/New_Case_Law_en.pdf
- SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) (2014) Asunto C-421/13. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154829&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14104
Referencias:
[1] Imágenes extraídas de http://trademarkblog.kluweriplaw.com/2020/07/22/on-your-bike-brompton-bicycle-takes-on-copycat-company-get2get/
[2] Imágen extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Jaguar_C-Type#/media/Archivo:1953_Jaguar_C-Type_-_fvl.jpg
