Escrito por María Cristina Trujillo (*)

Cuando una persona solicita que se le reconozca un derecho sobre una marca, ésta deberá pasar por un examen de registrabilidad durante el curso del procedimiento. La finalidad de dicho examen es evaluar si la marca se encuentra incursa en alguna de las prohibiciones de registro establecidas en la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la “Decisión 486”).

Los artículos 135° y 136° del mencionado cuerpo normativo enumeran las prohibiciones absolutas y relativas (respectivamente) del registro marcario; sin embargo, existe un tercer artículo que señala un último supuesto que imposibilitaría el registro de la marca pretendida:

“Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.  (Énfasis agregado)

Corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial[1].

Lo anterior conlleva la necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho y, consecuentemente, que se constituya como una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

Respecto a la aplicación (contraria) de la buena fe, la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929 (también conocida como “Convención de Washington”), convenio internacional suscrito por nuestro país, ha establecido lo siguiente:

“Artículo 20.- Todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las actividades industriales o mercantiles será considerado como de competencia desleal, y, por tanto, injustos y prohibido”. (Énfasis agregado)

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (máxima instancia administrativa nacional) ha señalado en diversas resoluciones que “la buena fe constituye un principio cuya observancia es general para cualquier relación jurídica, pero en el campo del derecho industrial se manifiesta con un mayor grado de exigencia, en la medida que la actuación de la Administración en este campo se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil”.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso concreto. Conforme lo señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, “(…) de esta forma el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario”.

Corresponde entonces a la Autoridad Administrativa determinar en cada caso concreto si una conducta constituye un comportamiento contrario al principio de buena fe, a la luz de las pruebas presentadas y de las particularidades del caso concreto, tomando en cuenta una serie de factores que permitan revelar el ejercicio de una conducta desleal.

Cábenos señalar que, en los últimos años, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI ha emitido diversos pronunciamientos muy interesantes y complejos en donde se han acreditado conductas desleales y contrarias al principio de buena fe. En efecto, mediante el análisis de cada situación en particular y las evidencias aportadas por las partes, se ha concluido que existen terceros que buscan aprovecharse del prestigio y reputación ganados por los titulares de derechos, configurándose así actos de mala fe y de competencia desleal.

A continuación, presentamos un breve comentario sobre resoluciones relativas a la materia objeto del presente artículo que muestran como cada día el INDECOPI es más analítico al evaluar – de forma independiente – cada caso en concreto:

• Resolución No. 6415-2022/CSD-INDECOPI, emitida al interior del Expediente No. 933325-2022. En este caso, la empresa opositora logró demostrar que “tiene su marca registrada en diversos países, así como una página en Londres donde oferta souvenirs con la misma figura de su marca registrada pero con diferentes elementos cromáticos, además que cuenta con una página de Twitter y que se han realizado publicaciones a través de páginas web en inglés, sobre la historia de la figura que conforma la marca de la opositora, sus diversas variaciones que ha tenido, los diseños que han emitido, sobre que es un signo característico en Londres y a través de páginas web en español de datos curiosos (nombres y características) sobre sus estaciones de metro, como afecto el COVID 19 en su funcionamiento y su acuerdo comercial para licenciar su marca” y por ello, sumado a la evidente semejanza con la marca solicitada, es que el INDECOPI concluyó que “no puede atribuirse a una simple coincidencia el hecho que el solicitante haya reproducido de manera idéntica el elemento gráfico de la marca registrada en el extranjero a favor de la opositora”.

• Resolución No. 1509-2021/TPI-INDECOPI, emitida al interior del Expediente No. 832730-2020. Mediante dicho pronunciamiento, la Sala anulo el registro de la marca POLOCOUNTRY EST. 1957, debido a que se incurrió en mala fe al momento de solicitar su registro. En este procedimiento, la empresa opositora logró demostrar que la contraparte tuvo conocimiento de la existencia previa de sus derechos marcarios.

• Resolución No. 3034-2020/CSD-INDECOPI, emitida al interior del Expediente No. 712450-2017. El abundante material probatorio presentado en este procedimiento, logró demostrar que la marca sustento de oposición cuenta con amplia presencia en el mercado nacional y mundial y, si la marca solicitada era concedida, se ocasionaría un grave perjuicio a dicho prestigio.

• Resolución No. 949-2019/CSD-INDECOPI, emitida al interior del Expediente No. 760176-2018, en donde la Comisión de Signos Distintivos denegó el registro de un signo que era idéntico a una marca registrada en Estados Unidos, toda vez que “no podía ser una simple coincidencia” tal exactitud:

La casuística citada nos demuestra el avance en el análisis de cada caso en concreto y que existen mil y una situaciones que podrían ser consideradas como comportamientos de mala fe y/o competencia desleal.

En conclusión, al día de hoy, no solo son aplicables las prohibiciones enumeradas en los artículos 135° y 136° de la Decisión 486, sino que existe una prohibición particular. No cuenta con una lista taxativa de supuestos en los que incurrir, sino que depende de los argumentos y evidencias que las partes aleguen, y – claro está – de lo que decida el juzgador en virtud a los indicios que se le expongan.

(*)Sobre la autora: Asociada del área de Prosecution del Estudio BARLAW – Barrera & Asociados. Abogada por la Universidad de Lima, miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Autora de múltiples artículos para las revistas de ASIPI, INTA Bulletin, IP Stars y WTR.

[1] Resolución No. 6415-2022/CDS-INDECOPI, emitido el 07 de noviembre del 2022