Escrito por Andrea Jiménez*, asociada del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International y Daniela Supo**, asociada del Estudio Rodrigo, Elías y Medrano Abogados
Con la suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1969, se creó la Comunidad Andina conformada -actualmente- por cuatro países miembros: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, con la finalidad -entre otros- de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros, y acelerar su crecimiento mediante la integración económica[1]. De esta integración surgieron normas supranacionales con la finalidad de regular determinadas materias a nivel regional, como la vigente Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante, “la Decisión 486”) que establece un régimen común de propiedad intelectual, aplicable en los cuatro países miembros.
Dentro de la Decisión 486, se establecieron algunos mecanismos, como -por ejemplo- el contenido en el artículo 147, que favorecen y consolidan la integración de los países miembros de la Comunidad Andina, en un solo mercado: el mercado subregional andino. En efecto, el artículo 147 de la Decisión 486, rompe con el principio de territorialidad del derecho marcario, y plantea un mecanismo excepcional para que los titulares de derechos de propiedad intelectual en un país miembro, puedan defender sus derechos en otro de los países miembros.
Sobre el particular, el pasado viernes 18 de junio del 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano un precedente de observancia obligatoria expedido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) referido a la oposición andina. Específicamente, por Resolución No. 0458-2020/TPI-INDECOPI, de fecha 17 de junio de 2020, se estableció como precedente de observancia obligatoria que, cuando se tramite una oposición andina, en base a una marca registrada en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, es posible acreditar el interés real del opositor con un registro otorgado en el Perú con anterioridad a la solicitud a la cual se opone.
El caso a través del cual se desarrolla el precedente corresponde a un procedimiento de registro marcario; en el cual, un tercero presentó una oposición andina en base a sus marcas registradas en Ecuador y Colombia, buscando acreditar el interés real en el mercado peruano, en base a un registro previo de las mismas marcas base de la oposición, que habría sido otorgado y se encontraba vigente en Perú, el mismo que fue atacado por el Solicitante con una acción de cancelación por falta de uso, en la misma fecha en la que solicitó el registro de su marca.
Ahora bien, previamente a analizar los alcances del precedente bajo comentario; así como, su pertinencia, previamente corresponde referirnos al marco general en relación a la oposición andina.
I. La Oposición Andina
La oposición es un mecanismo de defensa que puede ejercer un tercero con legítimo interés, como los titulares de derechos de propiedad intelectual, para defender los mismos frente a un registro de marca que pueda afectarlos, al considerar que éste -por ejemplo- se encuentre contenido en alguna otra prohibición relativa o absoluta del registro de marcas (artículos 135 y 136 de la Decisión 486).
En efecto, de acuerdo al artículo 146 de la Decisión 486 «dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.». Asimismo, se acuerdo al artículo 147 de la Decisión 486 «(…) también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla».
En otras palabras, el titular de una marca registrada y/o solicitada previamente en Colombia, Ecuador y/o Bolivia puede oponerse al registro de una marca solicitada en Perú, la cual considere que puede ser susceptible de generar riesgo de confusión en el mercado. Para ello debe acreditar que:
- Es titular de una marca registrada y/o previamente solicitada en algún otro País Miembro de la Comunidad Andina; es decir que cuenta con un derecho adquirido y/o un derecho expectaticio, debiendo presentar copia del certificado de la marca registrada vigente o de la solicitud de registro en trámite en el País Miembro de la Comunidad Andina que constituya su fundamento, según el artículo 54 del Decreto Legislativo 1075 (y sus modificatorias); y,
- su interés real de oponerse en el mercado peruano, debiendo solicitar a tal efecto el registro de la marca al momento de interponer su oposición, según lo expuesto en el articulo 147 de la Decisión 486.
Sobre el particular, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 228-IP-2008 ha señalado que «la acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés».
Por tanto, queda claro que para la acreditación del interés real, el opositor debe tener -cuanto menos- un derecho expectaticio al registro de su marca en el Perú; pues ello, evidencia que el mismo está interesado en obtener los derechos de exclusiva sobre su marca en el territorio peruano, para una eventual expansión comercial; e, incluso, para impedir que un tercero se apropie de su marca, impidiendo el ingreso de sus productos mediante exportaciones, bajo la misma.
Cabe precisar que el solicitar el registro de una marca con la finalidad de impedir el ingreso al mercado peruano de los productos identificados con ésta, por parte de su titular, constituye un acto de competencia desleal. En efecto, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal señala que constituye (Aramayo Baella, 2011) «un supuesto de deslealtad comercial configurado por el abuso del derecho, el mismo que puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sistema jurídico, con la finalidad de desviar la demanda, mediante el entorpecimiento de los demás concurrentes en el mercado. (…), el abuso del derecho se desarrolló mediante el registro de signos distintivos de productos que se fabrican en el extranjero, para constituirse como el único distribuidor de los mismos en el mercado nacional, entorpeciendo el normal desarrollo de las actividades de los competidores del agente económico investigado, al no poder importar los productos cuyas marcas se encontraban registradas a favor de este último».
En cuanto al interés real, el mismo puede acreditarse mediante la presentación de la solicitud de la misma marca base de la oposición, registrada en otro País Miembro de la Comunidad Andina, o de esta con modificaciones no sustanciales; así como, a través de un registro previamente otorgado en Perú, que se encuentre vigente, a la fecha de la presentación de la oposición, conforme lo ha establecido la Sala.
Por otro lado, debe entenderse que el mecanismo de la oposición andina no consagra la creación de un registro marcario andino; a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en la Unión Europea, en el cual un solo registro otorgará a su titular protección en todos los países miembros de la unión, sino constituye únicamente un mecanismo defensa previsto a aquellos titulares de marcas registradas en Colombia, Ecuador y Bolivia, que tengan un interés real de ingresar al mercado peruano con sus marcas, para impedir el registro de signos idénticos y/o similares a nombre de un tercero, como un mecanismo de integración subregional.
II. Informalismo, verdad material y celeridad procesal en la aplicación de la Oposición Andina
Uno de los principios administrativos que rige nuestro ordenamiento jurídico, es el contemplado en el artículo 1.6 del TUO de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, según el cual: «Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público».
En tal sentido, este principio lo que busca es eliminar la llamada «burocracia innecesaria” dentro de los procedimientos administrativos, a efectos de que otorgar las mayores garantías a los administrados, evitando visiones formalistas, ineficaces y rígidas en el procedimiento administrativo, sin sacrificar el interés público ni los derechos subjetivos de los administrados. En otras palabras, el informalismo implica que la Administración debe valorar la sustancia del procedimiento, antes que la formalidad por la cual se rige.
Consideramos, pues, que el precedente de observancia obligatoria se acoge a este principio, en tanto favorece la finalidad de la oposición andina, y permite que el opositor pueda acreditar su interés real en el mercado peruano, en base a un registro previo otorgado en el Perú; siempre que dicho registro se encuentre vigente a la fecha de la presentación de la oposición. En consecuencia, aun cuando dicho registro otorgado en Perú, no haya sido utilizado por su titular conforme a ley, y pueda ser cancelado en base al artículo 165 [2], de la Decisión 486 el mismo -en tanto se encuentre vigente a la fecha de la presentación de la oposición- acreditará el interés real del opositor; es decir, su intención de comercializar en un futuro sus productos identificados bajo dicha marca en el mercado peruano.
Por otro lado, otro de los principios que rige todo procedimiento administrativo, es el principio de verdad material, contenido en el artículo 1.11 del TUO de la Ley No. 27444, se señala lo siguiente: «En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público».
En consecuencia, la Comisión debe -en el marco de una oposición andina- i) verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones; es decir, verificar previamente si efectivamente existe un derecho de propiedad industrial registrado y vigente en otro país de la Comunidad Andina, a nombre del opositor, ii) adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley; y, iii) verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes; es decir, si la marca base de la oposición andina se encuentra registrado y vigente.
Así, consideramos excesivo que se exija a los administrados presentar la copia del certificado de registro vigente de la marca base de su oposición andina, cuando dicha información puede ser obtenida con mayor facilidad por el INDECOPI, en cooperación con las entidades administrativas correspondientes de otros Países Miembro de la Comunidad Andina; lo cual podría realizar en aplicación del principio de verdad material previamente desarrollado.
Es más, por ejemplo, dicha información es de acceso público para los administrados y el INDECOPI, a través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Y, sin embargo, la Comisión en reiteradas oportunidades ha requerido a los opositores presentar copia del certificado vigente de la marca base de la oposición registrada en Colombia, dilatando el procedimiento innecesariamente; y, en consecuencia vulnerando otro de los principios administrativos; a decir, el principio de celeridad administrativa, recogido en el artículo 11.9 del TUO de la Ley 27444, según el cual «Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fi n de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento».
Se debe precisar que bajo ningún supuesto estamos señalando que se deba prescindir de la prueba fehaciente de la titularidad del registro vigente base de la oposición, sino proponemos que, en virtud a los principios administrativos mencionados, el INDECOPI requiera la presentación del mismo únicamente después de haber agotado todos los recursos para obtenerlo de forma directa; y en caso el titular no lo haya presentado junto con la oposición andina.
III. Comentarios al precedente de observancia obligatoria
El precedente de observancia obligatoria comentado recoge el criterio expresado en diversas resoluciones de la Comisión de Signos Distintivos y la Sala, haciendo del mismo un criterio uniforme e inequívoco, el mismo que -a nuestro criterio- constituye una garantía adicional a los derechos subjetivos de los administrados, y va acorde al principio de informalismo administrativo.
No obstante, consideramos que se debe poner sobre la mesa,, además, analizar la obligación de presentar el certificado de registro vigente o la solicitud de registro presentada en otro País Miembro, de la marca en base a la cual se fundamenta la oposición andina. Lo anterior, pues -en base al mismo principio de informalismo administrativo- se debería establecer que en ningún caso dicho documento debe ser exigido en la medida que el mismo pueda ser obtenido directamente por la Comisión de Signos Distintivos, tal y como se establece para el documento de poder, en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1075 (y sus modificatorias).
En efecto, los objetivos de integración de la Comunidad Andina, no se limitan exclusivamente a establecer mecanismos como el de la oposición andina, sino además a fomentar un verdadero diálogo entre los Países Miembro, lo que significa -entre otros- que exista una verdadera comunicación entre aquellas entidades que aplican las normas supranacionales, como la Decisión 486; es decir, entre el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, en Perú, la Superintendencia de Industria y Comercio, en Colombia, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en Bolivia, y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en Ecuador; de tal manera que, se evite el formalismo innecesario e ineficaz de solicitar el titular de la marca copia del certificado de registro vigente, y se promueva la celeridad de los procedimientos y la aplicación del principio de verdad material por parte de la autoridad administrativa.
Lo cierto es que, usualmente, la Comisión de Signos Distintivos adecuadamente tiene el criterio de admitir a trámite una oposición andina; y, en consecuencia correr traslado de la misma al solicitante del registro de la marca en Perú, en tanto el titular de la marca base de la oposición andina acredite de forma alguna que cuenta con el registro vigente de su marca en otro país de la Comunidad Andina, otorgando al administrado la posibilidad de poder presentar el certificado correspondiente con posterioridad, con la finalidad de acreditar fehacientemente la vigencia de sus derechos sobre la marca base de su oposición andina.
El precedente bajo comentario nos parece importante, pues introduce al debate el mecanismo de la oposición andina y el cuestionamiento a los requisitos para su admisión; de tal manera que se favorezca una verdadera integración entre los Países Miembros.
Finalmente, no queremos dejar de mencionar una situación controversial que hemos identificado que puede ocurrir al aplicar la figura de la oposición andina.
Para describirla, primero, debemos señalar que en base al principio de territorialidad un mismo signo puede tener titulares diferentes en Países Miembros de la Comunidad Andina distintos; siempre y cuando, estos no utilicen la oposición andina en contra de la solicitud de registro del otro. Es decir, en tanto aquel que adquirió los derechos de exclusiva sobre la marca en un País Miembro de la Comunidad Andina no se oponga al registro de un tercero en otro País Miembro de la Comunidad Andina, dicha marca tendrá dos titulares distintos en el mercado Comunitario Andino.
Ello no representaría un problema, en tanto se entiende que el titular primigenio de la marca no tiene interés real en el mercado del otro País Miembro de la Comunidad Andina, de lo contrario se hubiera opuesto. Sin embargo, ¿qué sucede si ambos titulares tienen interés en ingresar al mismo País Miembro de la Comunidad Andina, diferente a aquel en el cual tienen su marca registrada? Ninguno de los dos va poder hacerlo, pues se pueden bloquear el ingreso mutuamente a través de la oposición andina.
Imaginemos, por ejemplo, que A es titular de la marca AX, en Colombia, y B es titular de la misma marca AX, en Bolivia; A y B podría impedir el ingreso del otro en Perú y Ecuador a través del uso de la herramienta de la oposición andina, y ninguno podría ingresar a dicho mercado.
Contra dicho bloqueo, la Decisión 486 prevé -como mecanismos de solución- la nulidad relativa [3], por ejemplo, en base a la notoriedad del signo [4] y/o a la posible mala fe del solicitante del registro. No obstante, la aplicación de estos mecanismos no es sencilla. En efecto, en el primer supuesto de nulidad, el éxito dependerá de la fecha de prelación de aquel que la solicita; así como, de que se logre probar la notoriedad del signo en el País Miembro en el cual se interpone la acción; y, por su parte, en el segundo supuesto de nulidad, el éxito dependerá de que se logre acreditar la mala fe del solicitante.
Es decir, estamos ante alternativas bastante complejas de alcanzar, e implica primero anular uno de los registros ya otorgados. La pregunta que nace en vista a esta situación es: ¿deberían existir otros mecanismos adicionales que permitan desbloquear esta situación, y permitan generar mayor tránsito en el comercio y en el mercado de la Comunidad Andina? La respuesta no es sencilla, y merece la pena ser evaluada en un artículo independiente.
*Sobre la autora: Asociada del Estudio Echecopar, asociado Baker & McKenzie International. Abogada con formación y experiencia en la conducción de mecanismos de solución de controversias en el ámbito de propiedad intelectual para empresas nacionales y multinacionales de diferentes sectores del mercado
**Sobre la autora: Asociada al Estudio Rodrigo, Elías y Medrano Abogados. Especialista en marcas, patentes, derechos de autor, protección al consumidor, competencia desleal y life sciences.
Imagen obtenida de https://bit.ly/3x7VyU5
[1] Acuerdo de Cartagena de 1969 –
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros, acelerar su crecimiento mediante la integración económica, facilitar su participación en el proceso de integración previsto en el Tratado de Montevideo y establecer condiciones favorables para la conversión de la ALALC en un mercado común, todo ello con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.
[2] A modo general, debemos señalar una marca será cancelada por falta de uso, según el artículo 165 de la Decisión 486, cuando su titular no acredite el uso de la misma en ninguno de los Países Miembro de la Comunidad Andina; por lo que, incluso cuando el registro otorgado en Perú, por el cual el opositor busque acreditar su interés real en el mercado peruano, sea atacado con una acción de cancelación, el mismo podría no ser cancelado, en tanto se pruebe el uso de la marca en el otro País Miembro en el cual se encuentra registrada, y con cuyo registro se fundamenta su oposición andina.
[3] Contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486. Esta acción prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
[4] Artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 .- Prohibición de registro de un signo que constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
