Escrito por María Cristina Trujillo (*)
El mundo del derecho marcario incluye muchas particularidades diferentes, aplicables según sea el procedimiento que se inicie a favor o en contra de ellas, pero existe una que – precisamente – exalta la naturaleza de determinadas marcas a razón de la enorme popularidad que hayan acreditado. Nos estamos refiriendo a la figura de la notoriedad.
Una marca notoria es aquella que ha alcanzado un grado de reconocimiento superior por parte del público frente a otras marcas. Dicho grado de reconocimiento se origina en diversos factores que la legislación establece, siendo pocas las marcas que llegan a alcanzar este carácter “notorio” dentro del universo de marcas existente en el mercado.
En efecto, los consumidores pueden identificar rápidamente a las marcas notorias debido a que han generado una relación de preferencia y confianza especial a través del tiempo. Ahora bien, que una marca sea reconocida mundialmente, no significa que – de manera automática – pueda ser pasible de los beneficios que confiere la calidad de notoria.
Por ejemplo, la siguiente gráfica [1] nos muestra la tendencia respecto a las marcas de lujo más valiosas. Louis Vuitton ha encabezado esta lista durante los últimos años, aproximadamente, seguido por Chanel, Hermes, Gucci, entre otras.
Muchas de las mencionadas marcas cuentan con presencia en diversos países latinos, otras no y ese es precisamente la razón por la que solo algunas de las mencionadas marcas han sido consideradas como notorias.
El Perú forma parte de la Comunidad Andina (en adelante, la “CAN”), comunidad política conformada además por Colombia, Bolivia y Ecuador, los cuales comparten el mismo régimen marcario: la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, la “Decisión 486”). Y, precisamente, la figura de la notoriedad se encuentra regulada en dicho cuerpo normativo y establece – en el artículo 224° – que se entenderá como “signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
Lo anterior significa que la figura de la notoriedad – de acuerdo a lo establecido en nuestra legislación – solo podrá ser reconocida en países miembros de la CAN. Esta particularidad cuenta ventajas y desventajas. La ventaja es que, si una marca es considerada como notoria, por ejemplo, en Colombia significa que también podrá serlo en Perú (solo bastará la presentación de documento que confirma dicha notoriedad). La “desventaja” es que algunas marcas aún no cuentan con presencia en las mencionadas naciones. En efecto, si bien se pueden encontrar registradas como marcas “regulares”, no se puede acreditar la calidad de notoria debido a la falta de carga documentaria de origen andino necesaria para obtenerla.
Otro de los beneficios de la notoriedad es la protección ampliada que ocasiona el quiebre del Principio de Especialidad. Dicho principio establece que cada marca servirá para distinguir determinada clase de productos o servicios según ordene su registro. Pues bien, toda marca que sea declarada como notoria será protegida en todas las clases de la Clasificación de Niza. En sencillas palabras, si la marca XYZ fue declarada como notoria para prendas de vestir (clase 25) y un tercero pretende registrar la misma para medicamentos (clase 05), el titular de la primera puede impedir su registro.
El artículo 136°, inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca aquellos signos que “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera sean los productos o servicios que distinga el signo, cuando tal uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
Respecto a este punto, Fernández Novoa [2] señala que “(…) el público recordará la marca y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecería el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.”
Un claro ejemplo de ello es el pronunciamiento incluido en la Resolución No. 2403-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 10 de mayo del 2018, emitido por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, la “Comisión”). En dicho procedimiento se resolvió declarar fundada la oposición de CHANEL SARL. y denegar el signo solicitado, debido al riesgo de dilución que hubiera ocasionado el registro del signo 
en detrimento de la marca notoria 
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Ahora bien, cabe señalar que el estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se conoce como notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones que lleven a su conservación: calidad, difusión, volumen de ventas, publicidad, entre otros. En ese orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter notorio en cada caso.
La Decisión 486 incluye un listado de los factores principales que serán tomados en consideración al momento de evaluar la notoriedad alegada de una marca, el cual se encuentra detallado en el artículo 228° [3]. En nuestro país algunas de las marcas, pertenecientes al mundo de la moda, que son consideradas como notorias son las siguientes:
- En el rubro de calzado y deportivo:
- En el rubro de luxury:
- En el rubro de apparel:
La notoriedad es una particularidad que solo las marcas más reconocidas de la CAN pueden acreditar y los anteriores cuadros pueden confirmarlo.
Sin embargo, en opinión de la autora, esta lista podría incrementarse con la aplicación de una figura mucho más grande que la notoriedad y que ya ha sido analizada por el Tribunal de Justicia de la CAN; nos referimos a la marca renombrada.
Específicamente, en la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso No. 41-IP-98, existe un título especial sobre “marca renombrada” cuya definición citamos a continuación: “(…) solamente tiene la condición de marca renombrada aquella que tiene una difusión y presencia en los medios de difusión tan amplia, que agrupa el conocimiento de diferentes grupos de consumidores, los que pertenecen a diversos mercados, y que a la vez, a diferencia de las marcas notorias, le es otorgada una muy alta distinción, hasta el grado de llegar al reconocimiento de la excelencia en la calidad de los productos o servicios que identifican, y que por consecuencia hacen que dicha marca tenga un “goodwill” muy alto”.
Asimismo, mediante la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso No. 458-IP-2017, se establece que “la marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”, que se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria ya que, al ser dicho hecho conocido por todos, también es conocido por la autoridad”.
Lamentablemente, la figura de la marca renombrada no se encuentra regulada en la normativa andina por lo que esperaremos algún eventual cambio en la legislatura a fin de iniciar su pronta aplicación.
Sin perjuicio de lo expuesto, no podemos negar que los países andinos se están convirtiendo en mercados de interés de las marcas de moda y confiamos que la antedicha lista irá incrementándose de forma constante en los próximos años.
(*) Sobre la autora: Abogada Asociada de las áreas de Prosecution y Procesos Judiciales del Estudio BARLAW – Barrera & Asociados. Abogada por la Universidad de Lima y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Autora de múltiples artículos para las revistas de ASIPI, INTA Bulletin, IP Stars y WTR.
Referencias
[1] https://www.statista.com/chart/8798/most-valuable-luxury-brands-by-brand-value/
[2] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001, Barcelona. Páginas 333-334.
[3] Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro.
b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro.
c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique.
d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección.
f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo.
g) El valor contable del signo como activo empresarial.
h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio.
i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección.
j) Los aspectos del comercio internacional.
k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
