Escrito por Medalith Albarracín (*)
Cuando nos encontramos en el mercado frente a algún producto, lo primero que probablemente llame nuestra atención sea la marca pues es la manera usual en que solemos identificar los diversos productos que vemos y utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, es altamente probable que un producto en particular sea objeto de protección a través de diversas herramientas que nos brinda la propiedad intelectual desde patente de invención o modelos de utilidad hasta secreto industrial. Por ejemplo, en el caso de cualquier bebida gasificada en el mercado, estaremos frente a una marca de producto que comúnmente se muestra en la etiqueta; por otro lado, probablemente el mecanismo de cierre de la botella tenga una protección como modelo de utilidad; de igual manera, el diseño de la botella podría estar protegido como diseño industrial y receta o formulación de la bebida en sí seguramente estará protegida como un secreto industrial. En efecto, podemos ver cómo en un mismo producto recaen diversos derechos de propiedad intelectual.
Asimismo, y tomando nuestro ejemplo, es posible que el diseño de la botella sea protegido a través de dos figuras que nos brinda a propiedad intelectual, a saber, el diseño industrial y la marca tridimensional. En los siguientes párrafos hablaremos brevemente sobre ambas figuras y de qué manera podemos usar como herramientas de protección complementaria.
De acuerdo a al artículo 113 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” (El subrayado ha sido agregado)
Más adelante, la misma norma nos advierte de una de las exigencias para acceder a la protección como diseño industrial: la novedad. En efecto, el artículo 115 de la Decisión 486 establece que “Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” (El subrayado ha sido agregado)
Otra característica importante de la protección como diseño industrial es su vigencia: la protección que otorga esta figura será de 10 años contados desde la fecha de solicitud, los cuales no pueden ser renovados.
De esta manera, entendemos que el diseño industrial puede ser una configuración, figura o estructura con carácter ornamental cuya finalidad es resaltar el producto. Dicha apariencia particular le otorgará el atributo de la novedad. Así, podemos hablar de diversos productos que pueden protegerse bajo esta figura tales como calzado, automóviles, prendas de vestir, balones de fútbol, motocicletas, automóviles, juguetes, herramientas, entre otros, siempre que cumplan con los requisitos formales y, por ende, superen satisfactoriamente el examen de registrabilidad. A continuación, algunos ejemplos de diseños industriales protegidos ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI:
Es importante resaltar que el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.[1]
Por otro lado, sobre la protección que otorga la marca tridimensional, la Decisión 486 en su artículo 134 nos dice que “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” (El subrayado ha sido agregado)
Asimismo, es importante mencionar que la protección que otorga el registro de una marca es por 10 años contados desde la fecha de otorgamiento del registro, los cuales pueden ser renovados por periodos sucesivos cada 10 años.
Aquí debemos resaltar que está prohibido el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en sus envases o envoltorios. Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. [2]
En ese sentido, entendemos que las marcas tridimensionales son cuerpos representados en tres dimensiones, donde la forma del producto lo distinguirá de los de la competencia en tanto no corresponderán a la forma usual en el mercado. Bajo esta figura entonces podrían protegerse diversos productos tales como calzado, herramientas, juguetes, carteras, entre otros.
A continuación, algunos ejemplos de marcas tridimensionales protegidas ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI:
Tomando en cuenta las características que cada figura ofrece, dependerá del titular de derechos determinar qué figura le conviene para proteger su producto. Entre los factores a tener en cuenta podrían estar la finalidad que busca el titular con la obtención del registro para el negocio, el tiempo que le interesa a la empresa mantener la protección así como el alcance que busca obtener el titular con la protección, por mencionar algunos.
Asimismo, es factible optar por ambas figuras de protección, en tanto no son excluyentes una de la otra, cuidando eso sí de no afectar la novedad para evitar contratiempos durante el procedimiento de la solicitud de registro de diseño industrial.
De igual manera, es posible optar por ambos tipos de protección de manera consecutiva. Efectivamente, cuando el titular de derechos opta por la protección que ofrece el diseño industrial es consciente de que dicha protección tendrá una fecha de caducidad luego de la cual – en principio – no podría impedir que terceros usen dicho diseño en tanto el mismo ya no tendrá protección. Esta realidad parece injusta en la medida de que detrás de un diseño industrial hay años y grandes sumas de dinero invertidos en desarrollo tecnológico. En esa línea, la protección como marca tridimensional aparece como una alternativa efectiva justamente para evitar que terceros puedan aprovecharse de la inversión del titular de un diseño industrial.
Si bien tal como hemos señalado en párrafos anteriores, la protección que ofrecen ambas figuras son diferentes, en tanto el diseño industrial busca proteger el carácter ornamental de un producto en la medida que este sea novedoso mientras que la marca tridimensional protegerá la forma de un producto en la medida que esta tenga carácter distintivo, la adquisición de derechos bajo cualquiera de estas alternativas nos permitirá justamente impedir a terceros usar los diseños del titular. Así, una vez concluida – o por concluir – la vigencia que otorgó la protección de un diseño industrial especifico, podemos iniciar un procedimiento de registro de marca tridimensional. En efecto, cuando llegue el momento del examen formal de la solicitud, el especialista a cargo del análisis no revisará si la forma tridimensional cumple o no con el requisito de la novedad sino únicamente analizará su aptitud distintiva por lo que si el especialista considera que la forma tridimensional sí es distintiva para los productos que busca proteger pues esta marca deberá acceder a registro. Dicho registro de marca tridimensional como todo registro marcario permitirá el uso exclusivo por 10 años así como la posibilidad de impedir a terceros que usen dicha marca e iniciar acciones contra terceros infractores, de ser el caso.
Así, la marca tridimensional aparece como una alternativa útil y eficiente para mantener derechos de exclusiva sobre la apariencia de productos cuando hay gran interés en que estos permanezcan bajo dominio de la empresa por muchos años más.
(*) Sobre la autora: Medalith Albarracin Ercilla – Socia del Estudio BARLAW – Barrera & Asociados. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL). Con estudios culminados en la maestría de Propiedad Intelectual con Mención en Derecho Farmacéutico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Autora de múltiples artículos en diversas revistas y portales especializados sobre temas de propiedad intelectual.
[1] Interpretación Prejudicial 62-IP-2020 de 15 de diciembre de 2022
[2] Interpretación Prejudicial 384-IP-2017 del 14 de junio de 2018
