María Cristina Trujillo (*)

El concepto de marca puede variar ligeramente según la perspectiva, pero existe un consenso general en que su función principal es diferenciar un producto o servicio en el mercado. Este carácter distintivo cobra especial relevancia al analizar las marcas tridimensionales, un tipo de signo que suele generar dudas respecto a su capacidad distintiva cuando se busca su registro. A diferencia de las marcas convencionales, las tridimensionales incorporan la forma del producto o su envase, lo que plantea desafíos particulares tanto para su reconocimiento por parte de los consumidores como para su protección legal.

Precisamente por estas dificultades, el concepto de distintividad sobrevenida o secondary meaning adquiere una importancia crucial en el análisis de estas marcas. Con el uso sostenido en el mercado, la forma tridimensional de un producto puede dejar de ser vista solo como un elemento funcional o estético, y pasar a ser reconocida por los consumidores como un signo distintivo. Este reconocimiento progresivo refuerza la protección jurídica de la marca, permitiendo superar cuestionamientos sobre su aptitud distintiva por parte de competidores o autoridades registrales.

1.Sobre la distintividad de las marcas:

Como es bien sabido, el requisito indispensable para que una marca acceda a ser registrada es que goce de distintividad, tal como establece la Decisión 486 y los diversos pronunciamientos de las Oficinas de Marcas:

Sobre el particular, la Sala de Propiedad Intelectual ha tenido presente la sentencia emitida con fecha 12 de marzo de 1997 por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso No. 22 IP-96 – durante la vigencia de la Decisión 344 – en la que se precisa que la marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus productos y servicios un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma, el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como un signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección marcaria [1].

La capacidad distintiva de un signo se evalúa en función de los productos o servicios que busca identificar en el mercado. Para ser considerado distintivo, debe permitir reconocer el origen empresarial de esos productos o servicios, no sus características o funciones. En el caso de las formas tridimensionales, su registrabilidad exige que presenten elementos que las aparten de lo común y habitual.

No basta con que un signo sea la única indicación disponible para designar un producto; tampoco adquiere distintividad por expresar un concepto nuevo. En ambos casos, si el signo no permite al consumidor identificar su procedencia empresarial, carece de distintividad. La evaluación debe considerar cómo se usan habitualmente los signos distintivos en el sector correspondiente, teniendo en cuenta tanto a los fabricantes o prestadores como al público consumidor nacional. Así, un signo puede ser distintivo para ciertos productos o servicios, pero no para otros.

2. Sobre la distintividad adquirida o secondary meaning:

Se denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo inicialmente carente de distintividad adquiere, principalmente por el uso constante y prolongado, la capacidad de identificar productos o servicios como provenientes de un empresario en particular. Esto ocurre cuando el público empieza a asociar dicho signo no solo con su significado original (genérico o descriptivo), sino también con un origen empresarial específico.

Un ejemplo clásico de la jurisprudencia comparada es el caso de la agencia de alquiler de autos «Dollar-a-day» en Estados Unidos. Aunque el nombre era inicialmente descriptivo del servicio ofrecido, el uso intensivo, la publicidad nacional, la presencia comercial extendida y la ausencia de uso por parte de competidores hicieron que el público lo reconociera como un signo distintivo. Así, se consideró que la marca había adquirido secondary meaning. Si bien en EE. UU. esta figura solo se aplica a signos descriptivos, en varias legislaciones europeas también se admite su validez, aunque con diferente grado de flexibilidad.

En el Reino Unido se permite el registro de denominaciones con un doble significado (originario y sobrevenido) siempre que no sean enteramente descriptivas, ni de uso general y estén apoyadas por el uso constante en el mercado. En Alemania se consagra expresamente la posibilidad de registrar un signo inicialmente carente de capacidad distintiva, siempre que se hubiese impuesto en el tráfico económico como signo identificador de los bienes o servicios del solicitante [2] (Conferencia sobre Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos, 1994).

En el marco de la normativa andina, la Decisión 486 contempla expresamente la posibilidad de registrar signos que, gracias a su uso constante y difusión, hayan adquirido carácter distintivo —a diferencia de la anterior Decisión 344, que no regulaba esta situación. En efecto, el segundo párrafo del artículo 135 establece que, a pesar de lo dispuesto en los literales b), e), f), g) y h) [3] , un signo podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo ha utilizado de manera continua en un País Miembro y, como resultado de dicho uso, el signo ha adquirido capacidad distintiva respecto de los productos o servicios a los que se aplica.

Es más, esta será una manera habitual de acceder al registro para marcas tridimensionales que, pese a no manifestar diferencias significativas con las formas de presentar el producto habitual en el mercado, han tenido suficiente éxito entre los consumidores como para llegar a transmitir el mensaje de su procedencia empresarial.

Para determinar si la forma de un producto ha adquirido carácter distintivo, se aplican criterios similares a los del análisis del carácter distintivo intrínseco. En particular, se evalúa si una parte significativa del público relevante identifica los productos o servicios por dicha forma, asociándolos con un origen empresarial específico.

Para acreditar el secondary meaning, deben presentarse pruebas como la cuota de mercado de la marca, la duración, intensidad y alcance geográfico de su uso, la inversión en publicidad, el reconocimiento por parte del público y las declaraciones de organismos como Cámaras de Comercio. Estos aspectos suelen documentarse con certificados de ventas, inversiones y campañas, debidamente autenticados. La doctrina destaca la importancia de los estudios de mercado —encuestas y sondeos— como herramienta clave para demostrar la percepción del consumidor. Aunque inicialmente hubo cierta resistencia jurisprudencial a estos estudios, hoy su valor probatorio es ampliamente reconocido, como lo evidencian decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en 2001 [4] y 2002 [5].

3. Conclusiones y comentarios finales:

Del análisis se desprende que la forma tridimensional puede cumplir efectivamente una función distintiva, permitiendo al consumidor identificar el origen empresarial de un producto, aunque lo haga de una manera distinta a como lo haría con una marca convencional. En un mercado competitivo, esta dimensión adquiere una relevancia estratégica, ya que ofrece a los empresarios una vía diferenciadora y visualmente potente para captar la atención del público.

No obstante, se ha evidenciado que la marca tridimensional continúa siendo una figura relativamente reciente, poco desarrollada a nivel doctrinal y normativo, y aún sujeta a interpretaciones diversas por parte de la jurisprudencia. La ausencia de una regulación uniforme, especialmente bajo el principio de territorialidad, genera disparidades en su protección jurídica. En algunos países incluso se restringe o impide su registro, lo que plantea retos significativos para su reconocimiento internacional. A pesar de ello, el crecimiento sostenido en el número de solicitudes y registros demuestra una clara tendencia hacia su consolidación, impulsada por la innovación tecnológica y las nuevas formas de comunicación.

Uno de los aspectos más debatidos sigue siendo el carácter distintivo de estas marcas. A diferencia de los signos convencionales, los criterios aplicados a las formas tridimensionales son más rigurosos, y se observa una tendencia jurisprudencial a realizar un análisis más estricto. Este trato diferenciado encuentra justificación en las propias características del signo, aunque no debería perpetuar una visión excesivamente restrictiva que obstaculice su desarrollo. El carácter distintivo, como se ha indicado, debe valorarse tanto en abstracto como en relación con el tipo de producto o servicio al que se aplica, considerando si la forma se aparta de lo habitual y es capaz de fijarse en la mente del consumidor como un indicador de origen.

En definitiva, queda aún un largo camino por recorrer en cuanto a la interpretación y aplicación del carácter distintivo en marcas tridimensionales. Persiste una necesidad de matizar criterios y establecer parámetros más claros, especialmente en relación con la doctrina de las diferencias significativas y el uso de elementos comparativos. La regulación actual exige un equilibrio entre garantizar la libre competencia y reconocer la distintividad efectiva adquirida por ciertas formas. Como se anticipó, aunque estas formas suelen considerarse de uso común, su configuración externa puede, en determinadas condiciones, adquirir distintividad sobrevenida y transformarse en auténticos signos identificadores del origen empresarial.

(*) Sobre la autora: Asociada de la firma BARLAW – Barrera & Asociados, en el área de Prosecution. Abogada titulada por la Universidad de Lima y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). Autora de múltiples artículos para las revistas WTR, IP STARS, Derechos Intelectuales, INTA Bulletin y MARCASUR.

Referencias: 

[1] Resolución No. 0239-2015/TPI-INDECOPI, de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, del 19 de enero del 2015.

[2] Cfr. Gómez Segade. Texto completo de la conferencia sobre Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos pronunciada el 25 de octubre de 1994 en Córdoba, en el marco de las “Jornadas sobre el derecho de la propiedad industrial” organizadas por la Universidad de Córdoba y el Consejo General de Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p. 17.

[3] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)
b) Carezcan de distintividad.
e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate.
g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
h) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica.

[4] OAMI, Resolución de la Segunda Sala de Recursos, R 126/2001-2, 10-10-2001, solicitud No. 392.381.

[5] OAMI, Resolución de la Segunda Sala de Recursos, R 16/2001-2, 07-02-2002, solicitud No. 392.472.

Bibliografía: 

• Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
• Fernández-Novoa, C. (2004). Tratado de Derecho de Marcas, 2ª edición. (Madrid, Marcial Pons), p. 221.
• Rey-Alvite, M. (2014). “Carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea”. Cuadernos de derecho transaccional Vol.6, p. 295