Sofía Cabrera (*)
El derecho de marca confiere a su titular una posición de exclusividad en el mercado: la facultad de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares respecto de productos o servicios que puedan generar confusión en el consumidor. Esta facultad, conocida en la doctrina como ius prohibendi, no tiene, sin embargo, un alcance absoluto. La propia Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina —norma supranacional que rige la propiedad industrial en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— prevé una serie de limitaciones y excepciones a ese derecho exclusivo.
Entre esas limitaciones destaca el denominado uso informativo de la marca ajena, recogido en el artículo 157 de la Decisión 486 [1]. Conforme a esta disposición, cualquier tercero puede, sin consentimiento del titular, emplear la marca registrada siempre que lo haga con una finalidad meramente descriptiva o informativa, sin que ello constituya uso a título de marca y sin inducir a confusión sobre el origen comercial de los productos o servicios.
La aparente sencillez de esta regla contrasta con la complejidad de su aplicación práctica. La línea que separa un uso informativo lícito de una conducta infractora no siempre resulta evidente, y su determinación exige un análisis cuidadoso de las circunstancias concretas de cada caso. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, (TJCA) el INDECOPI y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han desarrollado criterios que permiten trazar esa frontera con mayor precisión, incluyendo el tratamiento de fórmulas comerciales habituales —como la indicación de que un producto es de «tipo» tal marca o es «compatible con» determinada marca— que con frecuencia se presentan como usos informativos pero que pueden encubrir infracciones marcarias.
El marco normativo comunitario: el artículo 157 de la Decisión 486
El artículo 157 de la Decisión 486 reconoce el uso lícito de marca sin consentimiento del titular. En primer lugar, el uso descriptivo o identificativo: terceros pueden emplear la marca registrada para hacer referencia a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción u otras características de sus propios productos o servicios, siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos. En segundo lugar, el uso informativo en sentido estricto: la norma permite anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados por su titular, así como indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o accesorios utilizables con los productos de la marca.
Este segundo supuesto está vinculado al principio de agotamiento del derecho de marca, pues presupone que los productos sobre los que recae el uso informativo fueron legítimamente comercializados por el titular o con su consentimiento. El TJCA ha precisado, no obstante, que las limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de marca previstas en los artículos 157, 158 y 159 de la Decisión 486 son de naturaleza restrictiva, y su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de condiciones exigidas por la normativa comunitaria [2]. Esto significa que no basta con invocar el carácter informativo del uso: es preciso acreditar que concurren todas y cada una de las condiciones que la norma exige.
El agotamiento del derecho como presupuesto del uso informativo
El principio de agotamiento del derecho de marca —consagrado en el artículo 158 de la Decisión 486— establece que el titular de un registro marcario no puede impedir que terceros realicen actos de comercio respecto de productos identificados con su marca una vez que estos han sido introducidos lícitamente en el mercado por él mismo, por un tercero con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada a él [3].
La Decisión 486 adopta el sistema de agotamiento internacional, de modo que la primera comercialización del producto en cualquier país del mundo agota el derecho del titular frente a comercializaciones ulteriores en los países miembros de la CAN. Esto habilita, entre otras cosas, las importaciones paralelas de productos auténticos, entendidas como aquellas realizadas por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, con mercancía legítima.
El uso informativo de la marca es, en este contexto, un instrumento para que el agotamiento del derecho despliegue sus efectos en el plano comunicativo: si un distribuidor paralelo no puede mencionar la marca del producto que ofrece, la regla del agotamiento quedaría prácticamente vacía de contenido. El uso informativo permite al tercero indicar la procedencia auténtica del producto que comercializa, sin que ello implique arrogarse los derechos del titular.
No obstante, la relación entre agotamiento y uso informativo no es de equivalencia: el agotamiento del derecho habilita los actos de comercio sobre el producto, pero el uso informativo de la marca que lo identifica está sujeto a los requisitos propios del artículo 157. Un uso que exceda esos requisitos puede configurar infracción marcaria aunque los productos sean auténticos.
Los criterios del uso informativo lícito
La norma comunitaria y la jurisprudencia del TJCA permiten identificar cuatro condiciones que deben concurrir de manera simultánea para que el uso informativo de una marca ajena sea lícito.
La primera y más general es la buena fe. Actuar de buena fe implica observar las prácticas leales del comercio y abstenerse de conductas que puedan constituir un aprovechamiento indebido del prestigio o la reputación de la marca ajena. La buena fe debe apreciarse en función de la conducta global del tercero y no únicamente del acto puntual de uso de la marca.
La segunda condición es que el uso no constituya uso a título de marca. Usar una marca a título de marca significa emplearla como signo identificador del origen empresarial de los propios productos, lo que está reservado exclusivamente al titular. Un distribuidor que anuncia productos de una marca reconocida puede, estar simplemente informando al mercado (uso lícito), o estar utilizando la marca para crear una asociación entre su propia identidad empresarial y la del titular (uso potencialmente infractor).
La tercera condición es que el uso se limite a propósitos de identificación o información. Los supuestos expresamente reconocidos por el artículo 157 son: (i) anunciar la disponibilidad de productos legítimamente marcados; y (ii) indicar la compatibilidad o adecuación de accesorios o piezas de recambio con productos de la marca. Además, el uso de la marca debe ser necesario para comunicar la información de que se trata: si el tercero puede transmitirla sin recurrir a la marca, el uso de esta pierde su justificación informativa.
La cuarta condición es la ausencia de riesgo de confusión sobre la procedencia de los productos. El uso informativo solo es lícito si no genera en el consumidor la impresión de que existe alguna relación comercial especial —distribución autorizada, franquicia o respaldo oficial— entre el tercero y el titular de la marca. El TJCA ha señalado que la marca utilizada de manera informativa debe ocupar un lugar secundario en el contexto en que se emplea, de modo que sea evidente para el consumidor que el signo se está usando únicamente con fines referenciales. El tamaño, la posición, la prominencia y el contexto general del uso son factores determinantes para valorar si se cumple esta condición.
Los límites: cuándo el uso informativo puede constituir infracción marcaria
La transgresión de cualquiera de los requisitos examinados puede transformar un uso inicialmente amparado por el artículo 157 en una conducta infractora. La jurisprudencia andina y comparada ha identificado varios supuestos en los que ello ocurre.
Uso que genera la apariencia de una relación comercial autorizada: Es aquel en que el tercero emplea la marca ajena de un modo que induce al público a creer que existe una relación de distribución autorizada, franquicia u otro vínculo comercial oficial con el titular. En este caso, aunque los productos sean auténticos y el tercero solo pretenda informar sobre su disponibilidad, el uso excede la finalidad informativa y lesiona la función de indicación de origen de la marca.
El caso paradigmático en la jurisprudencia europea es el asunto BMW v. Deenik, resuelto por el TJUE en 1999 [4]. En ese caso, el Tribunal analizó si un mecánico independiente podía anunciar sus servicios de reparación de automóviles BMW usando la marca del fabricante. El TJUE reconoció que el uso de la marca era en principio lícito —pues era necesario para indicar el tipo de vehículos sobre los que el mecánico operaba—, pero precisó que ese uso se torna infractor cuando el anuncio da la impresión de que existe una relación comercial especial entre el prestador de servicios y el titular de la marca, en particular, que el establecimiento del revendedor pertenece a la red de distribución del titular o que existe un vínculo especial entre ambas empresas.
Este criterio es directamente trasladable al ámbito andino. Si un distribuidor paralelo o un taller de reparaciones anuncia que vende o repara productos de una determinada marca de manera que el consumidor pueda concluir que se trata de un distribuidor oficial o de un servicio técnico autorizado, el uso informativo habrá rebasado sus límites legítimos.
Uso que menoscaba la reputación de la marca: En el plano del uso informativo, este principio se traduce en que el tercero no puede emplear la marca de un modo que deteriore la imagen o el prestigio del signo. Así, la publicidad comparativa que utilice la marca ajena de manera denigratoria o que realice comparaciones objetivamente falsas excederá los límites del artículo 157 y podrá constituir, adicionalmente, un acto de competencia desleal.
Uso de la marca como signo propio o predominante: Cuando la marca deja de ocupar un lugar secundario y pasa a ser el elemento predominante de la comunicación comercial del tercero, el uso deja de ser meramente informativo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la marca se reproduce de manera destacada en el material publicitario del tercero, cuando se utiliza en su propia razón social o nombre comercial.
Uso respecto de productos no auténticos o alterados: El uso informativo solo puede predicarse respecto de productos que han sido lícitamente comercializados por el titular. Si los productos sobre los que recae el uso informativo son falsificaciones, imitaciones o productos cuyas características han sido alteradas, el presupuesto mismo del artículo 157 desaparece.
La experiencia europea: referencia comparada relevante
La experiencia del derecho de marcas europeo resulta especialmente ilustrativa para el análisis de los límites del uso informativo.
Además del ya citado asunto BMW v. Deenik, el TJUE también conoció el caso de Gillette v. LA-Laboratories [5] , en donde se desarrolló con mayor precisión los límites del uso informativo en el contexto de la compatibilidad de productos. La empresa LA-Laboratories fabricaba cuchillas de afeitar desechables compatibles con los mangos GILLETTE e imprimía en su embalaje la indicación de esa compatibilidad. El TJUE reconoció la licitud de ese uso informativo —necesario para que el consumidor comprenda que el producto es intercambiable—, pero estableció que tiene como límite infranqueable que el tercero no obtenga una ventaja desleal derivada del carácter distintivo o del renombre de la marca: el uso debe ser honesto, sin que su finalidad ni su efecto sea crear confusión sobre el origen, desvirtuar o denigrar el signo ajeno ni aprovecharse de su reputación más allá de lo estrictamente necesario para informar sobre la compatibilidad. El Tribunal añadió un requisito de necesidad que opera como test de proporcionalidad: el uso de la marca ajena solo es lícito cuando no existe una alternativa práctica que permita transmitir la misma información al público sin recurrir al signo del competidor.
Este criterio de necesidad no está expresamente recogido en el artículo 157 de la Decisión 486, pero se desprende lógicamente del requisito de que el uso se limite a propósitos de identificación o información: si la información puede transmitirse sin emplear la marca, el uso de esta excede esa finalidad.
Conclusiones
El uso informativo de la marca ajena constituye una excepción necesaria al derecho exclusivo del titular, vinculada funcionalmente al principio de agotamiento del derecho y orientada a garantizar la libre circulación de productos y la transparencia en el mercado. Su carácter excepcional determina que deba ser interpretado de manera restrictiva y que su licitud esté condicionada al cumplimiento simultáneo de cuatro requisitos: buena fe, ausencia de uso a título de marca, finalidad estrictamente informativa y ausencia de riesgo de confusión.
La jurisprudencia del TJCA y la experiencia comparada europea demuestran que el uso informativo puede convertirse en infracción marcaria cuando genera la apariencia de una relación comercial autorizada, menoscaba la reputación o el carácter distintivo de la marca, la marca pasa a ser el elemento dominante de la comunicación comercial del tercero, o el uso recae sobre productos no auténticos o alterados. A estos supuestos se suma el empleo de denominaciones como «tipo» o «compatible con», que no quedan automáticamente amparadas por el artículo 157 y que el INDECOPI ha calificado como infractoras cuando su finalidad real no es informar al consumidor sino parasitar el prestigio del signo ajeno.
Para los operadores del mercado en el ámbito de la Comunidad Andina, el correcto entendimiento de estos límites resulta esencial: tanto para quienes pretendan ampararse en el artículo 157 de la Decisión 486 como para quienes ejerzan la defensa de sus marcas frente a usos que, bajo una apariencia informativa, ocultan un aprovechamiento indebido del signo ajeno. La invocación del uso informativo no es una patente de corso: es una excepción acotada, cuyo ejercicio lícito depende de que la marca ajena permanezca en un plano estrictamente referencial, secundario y honesto.
Sobre la autora (*): Universidad de San Martin de Porres (Bachiller en Derecho 2019, Abogada, 2022),Curso de Propiedad Intelectual, Conocimientos Tradicionales y Expresiones culturales Tradicionales (Academia de OMPI, 2023), así como diversos cursos y seminarios en temas de Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. Se desempeña como abogada asociada en BARLAW – Barrera & Asociados desde el 2024 y anteriormente en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (2017 – 2024).
Bibliografía
- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina –Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2016). Proceso 50-IP-2016. Interpretación Prejudicial del 27 de junio de 2016.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 30-IP-2000. Interpretación Prejudicial de 10 de mayo de 2000.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (1999). Asunto C-63/97, BMW AG y BMW Nederland BV v. Ronald Karel Deenik.
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-228/03, The Gillette Company y Gillette Group Finland Oy v. LA-Laboratories Ltd Oy (2005).
