Escrito por Almendra Falconí (*)
1. Reconocimiento de la marca en movimiento en la norma
Las marcas en movimiento pertenecen la clasificación de marcas llamadas en doctrina, “marcas no tradicionales”, cuyo reconocimiento legal se deriva de lo establecido en el artículo 134 de la Decisión 486.
Nada impide que un signo en movimiento, siendo susceptible de representación gráfica, cumpla con ser apto para distinguir productos y servicios. En ese sentido, puede registrarse una marca que incorpore el movimiento de uno o más de sus componentes: palabras, imágenes; letras y números; colores delimitados por formas o la combinación de éstos; forma de envolturas y empaques; y todas las demás formas que admite esta normativa.
En el año 2023, la Comunidad Andina y la OMPI lanzaron el Nuevo Manual para Examinadores de Registros de Marcas en la Comunidad Andina, dicho documento es una guía técnica no vinculante que compila los criterios de evaluación de marcas tanto en Perú como en los demás países de la Comunidad Andina, Bolivia, Colombia y Ecuador.
El referido Manual, establece que la marca en movimiento es el signo que “corresponde a una secuencia de movimientos” o combinación de un objeto y de su movimiento perceptible visualmente; incluso puede incorporar sonidos, constituyendo esta combinación, la llamada “marca multimedia”; o movimientos corporales como las llamadas “marcas gestuales”.
Dejando a un lado la teoría, para la práctica, el Manual, establece las siguientes consideraciones:
En primer lugar, le da importancia, sobre cómo se debe describir el signo que se pretende acceder a registro, es decir a la descripción del movimiento, por lo que la experiencia de las diferentes oficinas muestra como requisitos para poder evaluar la distintividad de una marca en movimiento:
i) descripción que detalle la secuencia del movimiento;
ii) la presentación de las imágenes secuenciales fijas (bien sea fotografías, dibujos, entre otros) que muestren el movimiento;
iii) especificación del orden cronológico de las imágenes, para lo cual pueden numerarse imágenes y sonidos, incluyendo esa secuencia en la descripción escrita;
iv) otros elementos de la descripción importantes como la duración, dirección y frecuencia del movimiento.
En segundo lugar, se propone en este documento considerar, conforme el Reglamento de Marca de la Unión Europea, para este tipo de marcas, su representación gráfica incluyendo en el concepto los videos o soportes digitales que “permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.
El movimiento que se incorpora al signo no debe ser habitual en la categoría de productos o servicios en cuestión, de modo tal que no se bloquee el uso de ese movimiento para los demás agentes del mercado en su descripción de características técnicas o funcionales del producto.
En tercer lugar, conforme a lo antes señalado, el análisis de distintividad de una marca en movimiento requiere la descripción detallada del movimiento de los elementos comprometidos en este, y, desde nuestro punto de vista, incluso debe ser obligatoria i) la presentación en la solicitud de los videos que representen el movimiento y ii) su publicación en la gaceta oficial debiendo incorporarse los aplicativos necesarios que permitan a esta plataforma reproducir el movimiento.
De este modo se permitirá a los agentes del mercado formular oposiciones y se facilita la labor de la autoridad pues permite explicar en análisis de distintividad del propio movimiento con relación al cumplimiento de los requisitos intrínsecos (prohibiciones absolutas) como los extrínsecos (prohibiciones relativas).
A título de ejemplo, podemos citar una de las primeras marcas que fue registrada como animada por el Indecopi, esta es Bethel y logo para identificar servicios de las clases 38 y 41:
En lo que respecta al ámbito contencioso, no se tenía experiencia sobre los criterios de análisis cuando la solicitud de registro es cuestionada a través de una oposición de registro sustentada en la semejanza del signo solicitado con una marca previamente registrada.
Recién en el año 2022 mediante expediente 952957-2022, la empresa BLOCK, INC, solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos la solicitud de registro multiclase [1] de marca de producto y/o servicio constituido por la marca de movimiento conforme la publicación en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial:
Contra la cual el señor Javier Rodolfo, Salinas Malaspina, formuló una oposición contra la clase 09 manifestando que el signo solicitado resultaba semejante a su marca mixta de servicio (certificado N° 139180) que distingue servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional.
La Comisión de Signos Distintivos emitió pronunciamiento a través de la Resolución Nº 3013-2024/CSD-INDECOPI de fecha 12 de noviembre de 2024 resolviendo por primera vez una controversia sobre marcas en movimiento.
2. Problemas generados en la oposición a la solicitud de registro
Para resolver la Controversia presentada, la Comisión se vio en la necesidad de tomar posición sobre los siguientes aspectos:
i. Dado que, en la absolución de traslado la empresa solicitante manifestó que, el signo no había solicitado incluyendo la palabra BLOCK, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, ordenó a la Dirección de Signos Distintivo, volver a publicar la solicitud de registro en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, a efectos de determinar cuál era el signo solicitado y cuales serían los elementos a evaluar en la oposición formulada.
El signo publicado fue el siguiente:
ii. Contra la nueva publicación, el opositor ratificó sus argumentos base de oposición relacionados a que los signos presentan semejanzas gráficas y que existiría conexión competitiva entre los productos y servicios.
3. Solución generada por INDECOPI
La Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº 3013-2024/CSD-INDECOPI estableciendo que los signos no resultaban semejantes, en base a las siguientes consideraciones:
i. Del caso de estudio, se aprecia que la Comisión, tuvo por bien analizar el signo solicitado, conforme a su naturaleza y no considerándolo como si fuera un signo figurativo.
Al respecto describió el signo solicitado de la siguiente manera: “rotación de una forma de un cubo de bordes y lados rectos y otros irregulares que al girar van cambiando de posición, en una combinación de colores anaranjado y celeste”.
ii. En lo que respecta a la marca base de oposición, sí la consideró como tal, una marca figurativa, describiendo de la siguiente manera: “figura bipirámide cuyas líneas se interceptan en puntos, por lo que tales elementos difieren en todos sus aspectos, no apreciándose características comunes o similares entre sí.”
iii. Finalmente, la Comisión que consideró que el elemento denominativo de la marca base de oposición aportaba a la diferenciación antes señalada.
Contra dicha resolución, el opositor interpuso recurso de apelación reiterando la semejanza entre los signos. Sin embargo, el Tribunal del INDECOPI, declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto dado que el signo solicitado y la marca base de oposición no comparten la denominación BLOCK.
Consideramos valioso este antecedente, dado que no es usual analizar la semejanza o no entre un signo en movimiento y signo figurativo. A través de este pronunciamiento, se puede establecer un criterio a considerar al momento de formular oposiciones alegando semejanza entre tales signos.
Es importante cuestionar todos los elementos, ángulos, frentes del movimiento del signo que pretende acceder a registro para poder convencer a la autoridad administrativa sobre las semejanzas que existiría entre los signos en cuestión. En el caso objeto de análisis, podemos apreciar que el opositor centró la semejanza alegada en que ambos estarían conformados por la denominación BLOCK o que ambos transmitirían la misma idea.
Sin embargo, tal argumento, no sería recogido por la Comisión, dado que la Secretaría Técnica de dicha instancia, dejó claro a través de la nueva publicación que el signo solicitado solo no estaría conformado por la denominación BLOCK, sino que, además, la publicación no podría constituir en una figura, sino todos los ángulos, frentes originados a través de una determinada secuencia de movimientos.
La lección más importante es no tratar a signo en movimiento como uno figurativo. Los cuestionamientos relacionados a la semejanza entre los signos tienen que estar dirigidos a cuestionar todos los ángulos, frentes del movimiento que se pretende distinguir y no un solo ángulo, es decir no tratarlo como no una figura, para que la autoridad administrativa pueda tener todos los argumentos a la vista y pueda resolver la controversia conforme a ley.
4. Conclusiones y sugerencias
- El criterio que sustenta la Resolución Nº 3013-2024/CSD-INDECOPI nos parece acertado a pesar de haberse presentado una deficiencia tecnológica para la resolución del presente caso, es decir, no poderse apreciar desde un inicio todos los elementos del signo que se pretendía acceder a registro.
- La deficiencia que se presentó en el trámite del referido procedimiento, resulta ser ser una oportunidad de mejora para el Indecopi, ello con la finalidad de que las partes interesadas en un determinado procedimiento puedan tener todos los elementos a su disposición al momento de evaluar formular una oposición por riesgo de confusión.
Sobre la Autora (*): Universidad de San Martín de Porres (Bachiller en Derecho 2016, Abogado, 2017). Maestría en Derecho de la Empresa (Universidad de Lima, 2021-2023). Curso Especialista en Marcas y Diseño I: Concepto de marca. Prohibiciones absolutas y relativas, 3a edición (Organizado por la OEPM – Oficina Española de Patentes y Marcas (España) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 2018).
Bibliografía
[1] Para distinguir productos y servicios de las clases 09, 35, 35 y 42 de la Clasificación Internacional.
Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial).
Decreto Legislativo 1075. (2008). Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial (publicado el 28 de junio de 2008). Gobierno del Perú.
Manual para el examen de marcas en los países Andinos
Resolución Nº 3013-2024/CSD-INDECOPI [Comisión de Signos Distintivos. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.]. Solicitud de registro multiclase de marca de producto y/o servicio – oposición. 12 de noviembre de 2024. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.
