Las consecuencias en el mercado de extrapolar la figura de la conexión competitiva al ámbito de la cancelación parcial de registros de marcas

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  • Introducción

El presente artículo tiene por objeto analizar las consecuencias en el mercado de la reiteración, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCA), de la jurisprudencia relativa a la cancelación parcial, en el extremo referido a la trasposición de la figura de la conexión competitiva. Fundamentalmente, en relación a la posibilidad de que se generen barreras de entrada al mercado como consecuencia de mantener registros de marcas respecto de productos o servicios no usados en el comercio a causa de la aplicación de la referida figura.

A fin de llevar a cabo un análisis sistemático que responda a las exigencias de objetividad y precisión que demanda la ciencia jurídica, se dividirá el presente estudio en los siguientes temas: (A) El entendimiento del TJCA; (B) El ejercicio del derecho preferente; (C) Las consecuencias anticompetitivas de una interpretación extensiva del criterio de similitud; y, (D) El entendimiento del derecho comparado del criterio de similitud entre productos o servicios.

  • El entendimiento del TJCA

El párrafo tercero del Artículo 165 de la Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca respecto de algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

La figura de la cancelación parcial se produce cuando la falta de uso de la marca solo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la oficina nacional competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De esta manera, la cancelación parcial operará en relación con los productos o servicios que no hubieren sido usados en el mercado y no con respecto a los efectivamente usados, cuyo uso haya sido debidamente acreditado.

De lo anterior, y siguiendo los criterios emitidos por el TJCA, se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso: (i) Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado; y, (ii) Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o similares a los que sí han venido siendo efectivamente usados en el mercado.

A propósito de lo expresado en el sentido de que los productos o servicios similares signifique que tienen la misma naturaleza o finalidad, el TJCA ha entendido que tal concepto, relacionado a los productos o servicios, se puede ampliar a que estos “sean conexos o relacionados”, pues, se entendió que “si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados[2].

Tal entendimiento, obedece a una interpretación extensiva del TJCA por la que entiende que el criterio de “similitud”, en el contexto de la cancelación parcial, podría comprender también a aquellos productos o servicios conexos. De esta manera, se transpoló la figura de la conexión competitiva, del ámbito de examen de registrabilidad al campo de la cancelación parcial. El TJCA incluso recogió los respectivos criterios o factores, propios de la fase de registrabilidad: (i) la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor; (ii) mismos canales de comercialización; (iii) similares medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre productos; (v) uso conjunto o complementario de productos; y, (vi) mismo género de los productos.

En ese contexto, el TJCA ha entendido que para determinar la cancelación parcial de un registro debe realizarse un análisis de la conexión competitiva, en los siguientes casos: (i) cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada; (ii) cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada; y, (iii) cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro de marca argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación.

En consecuencia, el TJCA ha seguido una interpretación extensiva por la que se asume que la autoridad nacional competente, para determinar la cancelación parcial o total de un registro de marca, debe tomar en consideración la conexión competitiva, en el marco de una interpretación extensiva, lo cual generalmente involucra directa o indirectamente a todos los demás productos o servicios registrados, haciendo de esta manera inviable en la mayoría de casos la previsión comunitaria de la cancelación parcial.

  • El ejercicio del derecho preferente

Por otra parte, es preciso destacar que el derecho preferente al registro no es un efecto necesario de la cancelación total o parcial, por cuanto el ejercicio de tal derecho no supone un acceso automático al registro, sino que dependerá de la decisión favorable que conceda el registro, sustentada en un debido examen de registrabilidad, en el cual se tomarán en cuenta criterios propios de la fase de registrabilidad como el de la conexión competitiva, entre otros. Además, es facultad del solicitante invocar su derecho preferente dentro del plazo previsto en el Artículo 168 de la Decisión 486, no una obligación, como tampoco lo es para el registrador el tenerlo en cuenta en el examen de registrabilidad.

En efecto, el derecho preferente que surge a favor del solicitante de la cancelación no supone el registro automático de la marca cancelada a su favor, por cuanto se requiere que este presente una nueva solicitud de registro de marca, cuya registrabilidad debe examinarse a la luz de los criterios contenidos en la Decisión 486, así como respetar los eventuales derechos exclusivos de terceros que pudieran verse afectados por tal registro, inclusive del titular de la marca objeto de cancelación total o parcial[3]. Por lo tanto, el riesgo de confusión se originaría únicamente si se concede la misma marca cancelada a favor del solicitante de la cancelación para productos o servicios “similares” respecto de los cuales fue cancela la marca.

En otras palabras, la cancelación parcial de determinados productos o servicios –para los cuales no se probó el uso– contenidos en la misma clase internacional de otros productos o servicios –respecto de los cuales se probó el uso– cuyo registro se mantiene, no supone exponer al consumidor a ningún riesgo de confusión o asociación, por cuanto cualquier solicitud de registro de la misma marca para distinguir productos o servicios respecto de los cuales fue cancelada parcialmente deberá ser objeto de un nuevo examen de registrabilidad –de oficio, autónomo, motivado e integral–, en el cual se deberán evaluar posibles afectaciones a derechos previos de terceros.

En consecuencia, el hecho de que el derecho preferente no le confiere a la persona que obtuvo la resolución favorable el derecho automático a ser titular de la marca cancelada, ya que necesariamente debe someterse la posterior solicitud al procedimiento regular de registro, al respectivo examen de registrabilidad. Al respecto, cabe recordar que el Artículo 136 literal a) enuncia como causal de irregistrabilidad que el signo solicitado sea idéntico o similar a una marca previamente registrada o solicitada, ya sea para distinguir los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

Adicionalmente, es preciso recordar que la finalidad de la figura de la cancelación parcial no es el ejercicio del derecho preferente, por cuanto este no es automático; sino la promoción de la libre competencia y la reducción del número de conflictos entre marcas registradas, disminuyendo el total de marcas protegidas[4].

En ese contexto, se evidencia la necesidad –en aras de la promoción del mercado subregional andino– que el TJCA modifique el entendimiento sobre los alcances del Artículo 165 de la Decisión 486, con relación a la cancelación parcial de un registro, teniendo en cuenta no solo los principios de promoción de la competencia y de seguridad jurídica, sino fundamentalmente el garantizar el uso de las marcas y el evitar conflictos entre marcas registradas.

En resumen, el ejercicio del derecho preferente, no solo no es automático, requiriendo para su registro superar las prohibiciones de registrabilidad, sino que además es facultativo, por cuanto no supone una obligación para el solicitante de la cancelación, sino una opción o facultad. En efecto, puede solicitarse la cancelación parcial de un registro de marca con la única finalidad de “limpiar” el registro de marcas, para evitar futuros conflictos o barreras de entrada al mercado, las cuales se explicarán con mayor detalle en el siguiente acápite.

  • Las consecuencias anticompetitivas de una interpretación extensiva del criterio de similitud entre productos o servicios

El mantenimiento de registros de marcas que no son efectivamente usadas en el comercio para distinguir todos los productos o servicios para los cuales fue registrada podría dar origen o, en todo caso, permitir los “Trademark Trolls” (i.e., quienes solicitan el registro de una marca y luego exigen pagos y amenazan con demandar a empresas desprevenidas que usan signos idénticos o similares[5]), o los denominados “Trademark Bullies” (i.e., aquellos que envían notificaciones requiriendo el cese de actos de comercialización o producción, o demandan por infracción de derechos de marcas a otras empresas, alegando violación de sus marcas, más allá de lo realmente justificado[6]).

En virtud de lo anterior, podría ocurrir, por ejemplo, que una empresa que ha registrado una marca para productos farmacéuticos y veterinarios (clase 5), por ejemplo, no la use para productos veterinarios, ante lo cual, un tercero que pretende usar una marca apenas similar para servicios conexos con los productos veterinarios no usados (e.g. servicios de peinado canino, en la clase 44), no lo pueda hacer por la probabilidad de incurrir en una infracción al derecho de marcas, al no poderse cancelar la marca registrada –no usada– para productos veterinarios por su conexión competitiva con los productos farmacéuticos, que sí son efectivamente usados en el mercado.

De esta manera, en el estado actual de la jurisprudencia del TJCA, el registro para para productos “veterinarios” (clase 5) se convierte en un obstáculo o barrera para el registro de una marca para servicios que no tendrían ninguna conexión competitiva con los productos efectivamente usados en el comercio (en el citado ejemplo, servicios de peinado canino).

El siguiente cuadro puede ayudar a entender mejor cómo se genera la referida barrera de entrada al mercado en citado ejemplo:

Empresa

X

Y

Signo

Marca solicitada A Marca registrada B
Productos o servicios distinguidos

Servicios de peinado canino en la clase 44

Productos veterinarios en la clase 5

Productos farmacéuticos en la clase 5

Uso en el comercio Solicitada No usada

Usada

En el ejemplo provisto, existiría conexión competitiva entre los servicios para los cuales se solicita la marca A a favor de la empresa X y los productos veterinarios para los cuales se registró la marca B a favor de la empresa Y pero que no son usados en el comercio, mas no así entre los primeros y los productos farmacéuticos, que sí son efectivamente usados. En el entender de la jurisprudencia comunitaria andina, no se podría registrar la marca A en virtud del uso real y efectivo de la marca B para productos farmacéuticos, a pesar de no existir conexión competitiva entre estos y los servicios solicitados, y de no generarse riesgo de confusión alguno en el público consumidor.

En aras de una mejor comprensión del ejemplo indicado, se incluye el siguiente gráfico:

marcas2

(Hacer click en la imagen para poder verla con más detalle)

Como es posible apreciar, en el ejemplo planteado, el registro de la marca A para “productos veterinarios” comprendidos en la clase 5 comporta una barrera de entrada al mercado; por cuanto, de mantenerse el registro para tales productos, a pesar de que no son efectivamente usados, no se podría conceder el registro de la marca B, dado que los “servicios de peinado” canino, que esta última pretende distinguir, son competitivamente conexos con los “productos veterinarios”.

Es necesario explicar que, según la Doctrina, el uso obligatorio de la marca por parte de su titular tiene fundamentalmente dos finalidades, una esencial y otra funcional. La finalidad esencial es aquella de permitir que la marca se consolide como bien inmaterial, sirviendo para identificar el producto o servicio con un origen empresarial determinado y de asociación entre la marca y el producto o servicio en la mente del consumidor, para lo cual es necesario el uso efectivo de la marca a efectos de lograr dicha asociación en la realidad. La finalidad esencial tiene como propósito que se aproxime el contenido formal del registro a la realidad del uso de las marcas en el comercio. La finalidad funcional, por su parte, busca descongestionar el registro de marcas que no estén siendo efectivamente usadas para facilitar que terceros interesados puedan acceder a las mismas, depurando el registro de marcas que supongan barreras para el registro de nuevas marcas[7].

Es preciso recordar que, la cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas en la realidad, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente en el comercio[8]. La finalidad de la institución de la cancelación parcial es la promoción de la libre competencia y la reducción del número de conflictos entre marcas registradas, disminuyendo el total de marcas protegidas[9]. En tal virtud, tiene como efecto eliminar de la cobertura del registro los productos o servicios respecto de los cuales la marca no es usada, obligación que se le impone a la Administración de manera perentoria[10].

A este respecto, resulta oportuno citar lo expuesto por la Doctrina especializada sobre el presente tema: No tiene sentido desde el punto de vista económico, proteger a las marcas mediante registro sin exigir su utilización. Las marcas no utilizadas constituyen una barrera artificial para el registro de nuevas marcas”[11].

La cancelación parcial de marcas permite evitar barreras de entrada al mercado y que los titulares de marcas bloqueen registros para productos o servicios que no ofrecen o usan y para los cuales no evidencian ningún interés[12]. No tendría ningún sentido, desde el punto de vista económico, proteger marcas mediante el registro si no se impone la obligación de usarlas, de igual manera, no resulta económicamente lógico mantener marcas registradas que no son real y efectivamente usadas. Es preciso destacar que las marcas no usadas son barreras artificiales para el registro de nuevas marcas[13], barreras innecesarias en el tráfico económico que suponen un obstáculo para el ingreso de nuevas marcas al mercado, perjudicando de esta manera la libre competencia.

Cabe destacar que, a través de la promoción de la libre competencia, se logra asimismo beneficiar al consumidor, teniendo en cuenta que con la competencia se logra que las empresas compitan por proveer productos o servicios con mayor calidad y variedad, y a precios más bajos. Por lo tanto, resulta evidente que la promoción de la libre competencia favorecerá al consumidor con una oferta de productos o servicios de mejor calidad y variedad, y a menor precio.

La norma no establece una facultad, sino que impone una obligación a la Administración, aquella de cancelar el registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido acreditado. En otras palabras, la cancelación parcial no es sino una consecuencia del incumplimiento de la obligación principal del titular de la marca, aquella de usarla en el comercio para distinguir los productos o servicios especificados en el registro[14].

Una vez registrada la marca, su uso deja de ser facultativo, dado que el registro apareja la condición del uso de la marca por parte del titular, de lo contrario, la falta de uso puede acarrear la pérdida del derecho. La protección de la marca no puede desligarse de su uso, por cuanto el uso efectivo de la marca determinará su protección[15].

Fernández-Novoa, por su parte, destaca los beneficios de concordar el registro de marcas con la realidad del mercado: “[l]a situación ideal debería ser que en el Registro figurasen únicamente las marcas usadas; y que, en consecuencia, se eliminasen del Registro las marcas que no se usen en un plazo determinado. Si así ocurriese, tanto la propia autoridad registral como los titulares y solicitantes de marcas podrían confiar en una cierta concordancia o, cuando menos, aproximación entre la posición registral de la marca y la posición que ocupa en la realidad del mercado[16].

En ese sentido, es preciso destacar la importancia de la adecuación del registro a la realidad del tráfico económico, por cuanto este debería proteger únicamente marcas que se encuentren realmente en uso en el comercio[17]. En tal virtud, la aplicación de esta institución debería darse de manera objetiva, excluyendo únicamente aquellos productos o servicios que no han sido objeto de un uso real y efectivo en el comercio.

De esta manera, se busca limitar la protección para aquellos productos o servicios que son efectivamente usados, reduciendo o modificando la lista de productos o servicios identificados por la marca, suprimiendo aquellos productos o servicios para los cuales el uso no haya sido probado, para así conformar el registro a la realidad del comercio, por cuanto este debería proteger únicamente marcas que se encuentren realmente en uso[18].

Adicionalmente, una interpretación extensiva del sentido de la norma comunitaria, que permita la posibilidad de que el titular de la marca cancelada, luego de varios años, eventualmente decida comenzar a usar la marca para productos o servicios conexos a los que efectivamente han venido siendo usados e identificados con la marca en el comercio, resulta contraria a los principios de promoción de la competencia y de seguridad jurídica[19], así como al principio del uso obligatorio de las marcas. En tal virtud, resulta necesario analizar si en el derecho comparado se entiende el criterio de similitud, en el dominio de la cancelación parcial, de igual modo que lo hace TJCA.

  • El entendimiento en derecho comparado del criterio de similitud entre productos o servicios

La cancelación parcial no debe afectar otros productos o servicios respecto de los cuales el titular de la marca ha logrado probar el uso en el tráfico económico. En la medida que el titular del registro usa la marca, pero no con respecto a todos los productos o servicios de una determinada clase de la Clasificación Internacional de Niza para la cual se hubiese registrado la marca, procede la cancelación del registro con respecto a los productos o servicios no comercializados dentro de la misma clase[20].

En ese sentido, según la Doctrina y jurisprudencia alemana, si un registro cubre un término amplio, como por ejemplo “ropa”, pero la marca es usada únicamente para “camisetas”, el registro deberá ser parcialmente cancelado[21]. En principio, el registro deberá ser mantenido para productos o servicios que el público consumidor considere como “pertenecientes a la misma área de productos”, por ejemplo, “camisas”; sin embargo, el uso efectivo de la marca para un determinado producto o servicio no será extensivo para productos o servicios que son simplemente “similares en especie”[22].

El uso de solo algunos de los productos o servicios registrados no es extensivo para los demás productos o servicios. En particular, el uso de la marca para determinados productos de una clase no permite justificar su utilización para todos los productos comprendidos en la indicación de productos o servicios expresada de manera general en el registro. En tal sentido, la exigencia del uso de la marca tiene como objetivo evitar que se mantengan registros de marcas que no estén siendo efectivamente usadas, y de facilitar así la creación de nuevas marcas[23]. La finalidad de tal exigencia es promover la libre competencia y reducir el número de conflictos entre marcas registradas, adecuando el registro a la realidad del tráfico económico.

En la Unión Europea, por ejemplo, se aplica un criterio objetivo más restrictivo en la cancelación de marca por falta de uso. En efecto, en la normativa comunitaria europea no se toma en cuenta la similitud de los productos o servicios, ni mucho menos el criterio de la conexión competitiva[24]. La Corte de Casación de Francia, por ejemplo, no toma en consideración el criterio de similitud al momento de determinar la procedencia de la cancelación parcial de una marca por falta de uso[25].

Es preciso destacar que la norma comunitaria refiere expresamente la consecuencia jurídica de “una reducción o limitación de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca”. En tal sentido, se considera que, por ejemplo, una marca registrada para “suplementos nutricionales, cosméticos y perfumes a base de plantas” pero usada únicamente para suplementos nutricionales deberá ser cancelada en relación a “perfumes y cosméticos”[26].

En los casos de especificaciones o listas de productos o servicios expresadas en términos generales o colectivos en los registros de marca, donde el titular ha usado la marca solo para ciertos productos o servicios identificados por la misma, la oficina nacional competente debería “reescribir” o “modificar” –reduciendo o limitando– la especificación o lista de productos o servicios[27].

Adicionalmente, conviene citar una decisión inglesa relativa a la cancelación de un registro de marca que distinguía “prendas de vestir; artículos de ropa deportiva; camisetas; jeans; prendas de vestir de denim; sombrerería; calzado” pero cuyo uso efectivo había sido probado únicamente en relación a “camisetas; camisas; tops y gorros de béisbol”, se consideró dicho uso como insuficiente para mantener como especificación en el registro “prendas de vestir”. Los “tops” fueron considerados como una subcategoría de “prendas de vestir” que incluye, inter alia, camisetas y camisas, mientras que los “gorros de béisbol” fueron considerados como una subcategoría de “sombrerería”. En consecuencia, se modificó la especificación a una elaborada sobre la base del uso efectivo: “tops y gorras de béisbol”[28].

El hecho de “reescribir” o “modificar” especificaciones, reduciendo o limitando la lista o especificación de productos o servicios comprendidos en el registro de marcas, en lugar de simplemente eliminar productos o servicios para los cuales una marca no ha sido usada, puede ayudar a desalentar el registro en términos demasiado generales y amplios cuando la marca se pretende usar solo para una subcategoría de la categoría –o clase– general o más amplia de productos o servicios para la cual se registró la marca objeto de cancelación parcial[29].

En consecuencia, la figura de la conexión competitiva no resulta asimilable al criterio de “similitud” de productos o servicios, contenido textualmente en la norma, por lo menos en el contexto de la cancelación parcial, por cuanto supone incorporar factores adicionales. En efecto, el entendimiento del criterio de “similitud” de productos o servicios, contemplado expresamente en el tercer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, no debe exceder el sentido de la norma y forzar la interpretación de la misma más allá de los límites impuestos por la naturaleza y la finalidad de la institución jurídica de la cancelación parcial, al punto de sustraerle todo interés y llegar a desnaturalizarla, inclusive[30].

En ese contexto, es posible afirmar que el Tribunal habría confundido dos instituciones –y momentos– distintas: el registro de una marca y su cancelación, por cuanto, como se ha podido apreciar, el criterio de la conexión competitiva resulta pertinente para evaluar la registrabilidad de una marca, no siendo posible transpolar dicho criterio al ámbito de la cancelación de marca[31].

En suma, como se ha podido observar, el derecho y la jurisprudencia comparada entienden y aplican de manera muy restrictiva el criterio de “similitud” en el contexto de la determinación de la procedencia de la cancelación parcial de un registro de marca, contrariamente al entendimiento concebido por el TJCA.

  • Conclusión

De conformidad a lo expuesto precedentemente, se ha puesto en evidencia, en conocimiento del público lector, las consecuencias anticompetitivas de la línea jurisprudencial estudiada. En otras palabras, se ha comprobado que el mantenimiento de registros de marcas respecto de productos o servicios no usados en el comercio a causa de la aplicación de la figura de la conexión competitiva genera barreras para el registro de nuevas marcas para productos o servicios que no tendrían ninguna conexión competitiva con los productos efectivamente usados en el comercio.

Lo anterior, no solo genera barreras de entrada al mercado, sino que desnaturalizaría la función informativa y de transparencia –respecto a la realidad del tráfico económico– del registro de marcas, falseando y restringiendo la competencia, volviendo ineficiente el mercado, al punto de propiciar el surgimiento de Trademark Trolls y Trademark Bullies que saquen provecho de esta lamentable situación anticompetitiva.

Adicionalmente, es preciso recordar que el derecho preferente que surge a favor del solicitante de la cancelación no supone el registro automático de la marca cancelada a su favor, por cuanto, además de que se trata propiamente de una facultad del solicitante –no una obligación–, se requiere que éste presente una nueva solicitud de registro de marca, que será objeto de un nuevo examen de registrabilidad –de oficio, autónomo, motivado e integral.

En consecuencia, la procedencia de la cancelación parcial no supone generar ningún riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, por cuanto toda solicitud de registro de la misma marca para distinguir productos o servicios para los cuales fue parcialmente cancelada deberá ser objeto de un nuevo examen de registrabilidad, en el cual se deberán tomar en consideración derechos anteriores de terceros a fin de descartar la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación.

Al contrario, como se ha explicado previamente, al depurar el registro de marcas, conformándolo a la realidad del tráfico económico, tanto la propia autoridad registral como los titulares y solicitantes podrían confiar en una cierta concordancia entre el registro y la realidad del comercio; además, se promovería y protegería la libre competencia al evitar barreras de entrada al mercado que supongan un impedimento para el registro de nuevas marcas que no generarían riesgo de confusión alguno en el público consumidor, lo cual a su vez redundaría en beneficio no solo de los demás competidores sino fundamentalmente del propio consumidor.

Cabe destacar que la figura de la conexión competitiva no es asimilable –en el contexto de la cancelación parcial– al criterio de “similitud” de productos o servicios, expresamente contemplado en la norma (Artículo 165 tercer párrafo de la Decisión 486), de conformidad con los lineamientos doctrinarios y jurisprudenciales expuestos en el presente estudio. En ese sentido, el entendimiento del criterio de “similitud” de productos o servicios, no debería contrariar el sentido literal y teleológico de la norma. En otras palabras, la interpretación de la norma comunitaria no debería exceder los límites impuestos por la naturaleza y la finalidad de la cancelación parcial.

Finalmente, a propósito del razonamiento del TJCA respecto de: “Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”, cabría preguntar si, en realidad, lo que no resulta “coherente” o conforme con la naturaleza de la cancelación parcial es extrapolar la figura de la conexión competitiva al ámbito de la institución jurídica estudiada.


FUENTE DE IMAGEN: http://thenextweb.com/

[1]           Abogado por la PUCP. Master en Derecho Internacional en Paris X – Nanterre La Défénse. Estudios de Maestría en Sciences Po Lyon. Master en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Economía del Conocimiento en el CEIPI, Estrasburgo, Francia.

[2]           Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 180-IP-2006, pp. 22-23; criterio recogido asimismo en los Procesos 79-IP-2012, 53-IP-2013 y 176-IP-2014.

[3]           METKE MÉNDEZ, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, Op. Cit., p. 105.

[4]           La institución de la cancelación de registro de marca también tiene como fin reducir el número de conflictos entre marcas registradas, disminuyendo el total de marcas protegidas. Véase, por ejemplo, el párrafo 9 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, donde se manifiesta lo siguiente: “(9) Con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad”.

[5]           Véase, en ese sentido, MENDELSON, Peter. “Trademark Trolls: Here to Stay? En: INTA Bulletin, 1 de diciembre de 2015. Disponible en web:

http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/Trademark_Trolls_7021.aspx.

[6]           Véase, al respecto, STANLEY, Lawrence. “Trademark Trolls & Trademark Bullies”. Disponible en web: https://webtm.com/trademark-trolls-bullies/.

[7]           Véase, por ejemplo, FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 453.

[8]           En ese sentido, GAMBOA VILELA, Patricia. «La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial». En: Revista de Derecho Administrativa, año 1, Nº 2, 2006, p. 226.

[9]           Ut Supra, pie de página 4.

[10]          METKE MÉNDEZ, Ricardo. “El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En: Estudios Socio-Jurídicos, julio-diciembre de 2007, Bogotá, pp. 82-110, especialmente p. 105.

[11]          KUNZE, Gerd. “Introducción al Derecho y a la práctica en materia de Marcas”, Manual de Formación de la OMPI, Ginebra, segunda edición 1994, p. 45.

[12]          INTA. Opposition and Cancellation Standards and Procedures Subcommittee INTA Enforcement Committee Report and Recommendations. “Partial Cancellation Actions Based on Non-Use”, junio de 2011, p. 7. Disponible en web:

http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Enforcement%20Committee%20Report%20on%20Partial%20Non-Use%20Cancellation.pdf.

[13]          En ese sentido, OMPI. “WIPO Intellectual Property Handbook”. WIPO Publication Nº 489 (E), segunda edición, 2004, «Need for an Obligation to Use” (§2.390), p. 77. Disponible en web:

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf.

[14]          “El principio del uso obligatorio de la marca registrada es actualmente una de las piezas básicas del Derecho de Marcas”. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Editorial Marcial Ponds, Madrid, 2001, p. 453.

[15]          SEGURA MENA, Ronald Eduardo. “Uso de la Marca, Comercio Electrónico y caducidad de la marca por Falta de Uso en Costa Rica”. En: Revista El Foro, Nº 11, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pp. 78-79.

[16]          FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. “Tratado Sobre Derecho de Marcas”. Editorial Marcial Ponds, Madrid, 2001, p. 454.

[17]          En ese sentido, INTA. Opposition and Cancellation Standards and Procedures Subcommittee INTA Enforcement Committee Report and Recommendations. “Partial Cancellation Actions Based on Non-Use”, Op. Cit., pp. 7-8.

[18]          INTA. Opposition and Cancellation Standards and Procedures Subcommittee INTA Enforcement Committee Report and Recommendations. “Partial Cancellation Actions Based on Non-Use”, junio de 2011, pp. 7-8. Disponible en web:

http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTA%20Enforcement%20Committee%20Report%20on%20Partial%20Non-Use%20Cancellation.pdf.

[19]          Véase, en ese sentido, el voto disidente del ex Presidente del TJCA, Luis Diez Canseco Núñez, en el Proceso 234-IP-2015 (cancelación parcial de la marca KOLA SOL LIGHT), de 17 de junio de 2015, p. 6.

[20]          En ese sentido, NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. “La cancelación de registros de marcas (Parte Final)”. En: Actualidad Empresarial Nº 201, Instituto Pacífico, segunda quincena de febrero de 2010, x-2.

[21]          Véase, por ejemplo, la referencia a la Ley de Marcas alemana, Markengesetz, de 25 de octubre de 1994 –la cual desarrolla la institución de la cancelación parcial en la Sección 49(3)–, GASSER, Christophe; PETTI, Giuseppe y Carmela ROTUNDO. “Partial Cancellation for Trademark Non-use in Europe”. En: INTA Bulletin, Volumen 69, Nº 7, 1 de abril de 2014. Disponible en web:

http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/PartialCancellationforTrademarkNonuseinEurope.aspx.

[22]          Doctrina denominada “extended minimal solution” (“solución mínima ampliada”). Véase, por ejemplo, la Sentencia de la Corte Suprema Federal alemana de 5 de diciembre de 2012, I ZR 85/11, CULINARIA/VILLA CULINARIA.

[23]          Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (Institut Féderal de la Propriété Intellectuelle), “Directives en matière des marques”, Berna, 2014, p. 172.

[24]          El Artículo 13 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 y el Artículo 51 numeral 2 del Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 establecen una aplicación objetiva de la figura de la cancelación parcial, sin tomar en consideración la similitud entre los productos o servicios. Al respecto, es importante precisar que la denominada “caducidad” (Artículo 12 y ss. de la Directiva y Artículo 51 del Reglamento) comprende la figura de la cancelación por falta de uso.

[25]          Sala Comercial de la Corte de Casación, Audiencia Pública del miércoles 21 de enero de 2004, recurso 02-12197 (Com., 21 janvier 2004, Bull. 2004, IV, nº 15): “Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la similitude entre les produits ou services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux dont il est prétendu qu’ils n’en ont pas fait l’objet est inopérante au regard de l’action en déchéance de marque, en ce qu’elle porte sur ces derniers, la cour d’appel a violé le texte susvisé par fausse application”.

[26]          Véase, por ejemplo, Sala Comercial de la Corte Suprema francesa, 17 de octubre de 2006.

[27]          Véase, por ejemplo, en referencia a los tribunales ingleses, GASSER, Christophe; PETTI, Giuseppe y Carmela ROTUNDO. “Partial Cancellation for Trademark Non-use in Europe”, Op. Cit.

[28]          Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO), 4 de junio 2013, BL Nº O-233-13; véase, además, el caso Metro en Irlanda, Controller of Patents, Designs and Trade Marks, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG c. Metro Industries Ltd., 28 de noviembre de 2011, marca METRO (Registro Nº 177062); véase también, el caso PurNAtur en España, Corte Suprema española, 10 de mayo de 2010, caso 288/2010.

[29]          Ibíd.

[30]          Al respecto, cabe enunciar ciertos indicios en favor de la inexistencia de “similitud entre productos”:

a) Destinatarios diferentes: si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, la similitud deberá ser negada

b) Diferentes canales de distribución: los canales de distribución independientes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

c) Producto principal / componentes: no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes. Esto es particularmente válido para los productos compuestos.

d) Materias primas / productos semielaborados / productos terminados: las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto terminado. Sin embargo, puede comportar una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrán ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado.

Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza. Op. Cit., pp. 178-179.

[31]          En ese sentido, voto disidente del ex Presidente del TJCA, Luis Diez Canseco Núñez, Op. Cit., p. 3.

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