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La parodia en el ámbito de las marcas | Marta Fernández Pepper

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Escrito por Marta Fernández Pepper
Socia principal del área de Propiedad Intelectual del Estudio Muñiz

En el presente artículo trataremos el tema de la parodia en el ámbito de las marcas. Esta figura resulta más cercana a los derechos de autor pues nuestra legislación (Decisión 351 de la Comunidad Andina) cuenta con la definición de “usos honrados”, pero para efectos de este artículo, nuestro contexto general será el correspondiente a las consecuencias que se generan o se pueden generar a partir del uso de la marca de un tercero sin autorización en un escenario parodia.

Empecemos por determinar que es una “parodia”. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) una parodia es una “imitación burlesca”. Por su parte, burlesco(a), significa “festivo, jocoso, sin formalidad, que implica burla o chanza”.

Respecto al elemento “marca”, podemos indicar que es un tipo de signo distintivo que sirve para identificar un producto o servicio en el mercado de un determinado titular u origen empresarial. Los signos distintivos juntamente con las indicaciones geográficas, las patentes de invención, de modelo de utilidad y los diseños industriales constituyen elementos de propiedad industrial. Por su parte, las obras (literarias, artísticas y científicas susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma.) generan derechos de autor a sus creadores. Todos los elementos antes indicados en su conjunto constituyen elementos de propiedad intelectual.

El derecho otorgado por el registro de una marca implica dos esferas de protección. Por un lado, el derecho al uso exclusivo de la marca para distinguir los productos o servicios reivindicados y, por otro, el derecho a excluir a terceros del uso de esa marca. Lo anterior implica que ningún tercero puede hacer uso de una marca registrada sin una autorización de su titular. Un uso no autorizado constituye una infracción de derechos de propiedad intelectual y ese acto según nuestra legislación, es pasible de sanciones administrativas y penales.

Los artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que sustentan lo antes indicado son los siguientes:

 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Sin perjuicio de lo antes indicado y con el ánimo de favorecer el tráfico mercantil de productos y servicios, el sistema de marcas tiene situaciones de excepción contempladas en su propia legislación por lo que, en determinados supuestos y para determinados fines, el uso de la marca de por tercero sin autorización del titular no constituye una infracción administrativa y menos un delito sancionado por el código penal. Veamos lo que prescribe al respecto el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina:

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

No existe regulada en nuestra legislación (Decisión 486 de la Comunidad Andina) la figura de la parodia de marcas, por lo que, para analizarla, debemos circunscribirnos a la situación del uso de una marca por un tercero sin autorización de su titular y de qué manera se podrían aplicar (i) las  excepciones del artículo 157 de la Decisión 486 antes reseñado, (ii) la definición del diccionario de “parodia”; (iii) la definición de “usos honrados” contemplada en la Decisión 351: “Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”, (iv) aplicación del principio de buena fe y (v) aplicación del principio de leal competencia.

Podemos indicar que una parodia marcaria constituye el uso no autorizado de la marca de un tercero en un escenario donde se hace una imitación burlesca, jocosa o cómica de aquella. Ejemplos de esta situación podrían ser los siguientes[1]:

Como ustedes se habrán podido dar cuenta, una marca parodiada va a ser, necesariamente una marca muy conocida, muy difundida o, en términos de nuestra legislación, una marca “notoriamente conocida”[2], porque de lo contrario, no tendría sentido la parodia, dado que el público no identificaría la broma.

Nuestra legislación en materia de marcas otorga una protección especial a las marcas notoriamente conocidas:

Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Adicionalmente a lo anterior, podemos notar que la parodia de una marca implica que haya similitud, pero a través de un concepto antagónico con la marca original, es decir, debe de ser lo suficientemente similar para generar una vinculación, pero con un grado de antagonismo y diferenciación al punto de ser percibida como ajena a la marca original[3].

Consideramos que si la finalidad de la parodia (incluso a pesar de tener un efecto cómico) es denigrar o utilizar la marca original de forma parasitaria habría una infracción al derecho de marca y constituiría un acto contra los principios de buena fe y el de leal competencia.

Consideraciones finales

  • El uso de una marca en un entorno de parodia no está regulado en nuestra legislación. No contamos con limitaciones o excepciones expresas que faculten de manera legítima a utilizar libremente la marca de un tercero y cuya intención sea llevarla a una parodia. En vista de ello, consideramos que su legalidad o ilegalidad deberá analizarse caso por caso atendiendo a: (i) las excepciones del artículo 157 de la Decisión 486 (ii) la definición del diccionario de “parodia”; (iii) la definición de “usos honrados” contemplada en la Decisión 351; (iv) la aplicación del principio de buena fe; y, (v) la aplicación del principio de leal competencia.
  • Consideramos que un parámetro a tomar en cuenta para determinar si hay un uso infractor de la marca es qué tan jocoso es este. Entre más jocosa o graciosa sea la marca derivada de la parodiada, menos probabilidad existirá de afectar la marca original, por lo que la parodia podría ser aceptada como un uso no infractor de la marca parodiada. Por el contrario, cuando se use una marca con pocas variaciones de manera tal que se genere confusión entre la marca original y la parodiada, podríamos estar ante una situación de infracción de derechos de marca.
  • Si se aprecia que hay un daño al titular de la marca parodiada, por un acto de denigración, consideramos que en este contexto se podría configurar un acto que ha contravenido los principios de buena fe y competencia leal, pues la parodia de la marca podría generar un impacto negativo en la reputación o good will de la marca parodiada.

Los invito a analizar cada una de las marcas parodiadas listadas en el presente artículo y a emitir una decisión como si ustedes fueran la autoridad. Estoy segura de que la discusión en cada caso será muy interesante.

[1] http://www.paellacreativa.com.ar/2012/10/05/parodia-30-logos-de-grandes-marcas/

[2] Decisión 486, Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

[3] http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/10395/Parodia_marcas_luz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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