Imaginemos que Juan es dueño de una marca “X” y vende sus productos en varios países. Si Juan registra su marca en el Perú, podrá impedir que otros fabriquen o vendan productos similares usando su marca. Pero no podrá impedir que otros revendan los mismos productos que el propio Juan ha puesto en el mercado nacional o internacional. Esto es un principio del libre comercio, denominado “agotamiento del derecho de marcas”. Una marca registrada otorga a su titular exclusividad en la fabricación y la primera venta de sus productos, pero no le otorga exclusividad en la distribución y reventa de los mismos productos en mercados secundarios.
La prohibición de las llamadas “importaciones paralelas” (importaciones de producto original por personas distintas al titular de la marca) es una antigua herramienta mercantilista, que ha sido desterrada de los mercados libres, porque i) no responde a la finalidad fundamental de la marca, que es identificar el origen del producto, ii) genera privilegios no deseables, distorsionando la competencia y, iii) perjudica a los consumidores.
Ahora imaginemos que a Juan se le ocurre una idea para “sacarle la vuelta” al agotamiento del derecho de marcas. Entonces, se pone de acuerdo con Pedro para que sea éste quien registre su marca “X” en el Perú. Así, Pedro podrá impedir a otros que importen los productos que Juan ha puesto en el mercado internacional (lo que el propio Juan no podría hacer si registrase él mismo su marca en el Perú). Así, Juan y Pedro, confabulados, obtienen un monopolio indebido en el Perú sobre los productos internacionales marca “X” de Juan.
Pero existe otro principio en derecho marcario que impide (o debería impedir) a Juan y Pedro salirse con la suya: el principio de la buena fe del solicitante. Este indica, en resumen, que quien solicita registrar una marca debe hacerlo en el entendido (de buena fe) de que esa marca no le pertenece en realidad a alguien más (es decir, a alguien que la usa pero no la ha registrado, o que la usa y/o ha registrado en otro país). En el caso de Juan y Pedro, evidentemente, el principio de buena fe no se cumple porque Pedro sabe muy bien que la marca realmente le pertenece a Juan. Si Juan, a su vez, conoce que Pedro piensa registrar la marca a su nombre, y si está o no de acuerdo, es irrelevante. El registro de la marca “X” por parte de Pedro en el Perú es un registro nulo, porque es consecuencia de una solicitud de mala fe. La mala fe consiste, simplemente, en saber que la marca le pertenece a un tercero y, pese a ello solicitarla como propia.
Recientemente, sin embargo, la CSD[1] como la SPI[2] del Indecopi, en sendas resoluciones, han fallado avalando el registro de una marca como “X” (perteneciente a alguien como Juan) por parte de alguien como Pedro. Lo curioso de ambas decisiones es que se sustentan precisamente en el hecho de que Juan habría “autorizado” a Pedro a registrar “su” marca (la marca de Juan) en el Perú.
El error fundamental en que incurren las referidas resoluciones, en nuestra opinión, radica en no comprender la verdadera naturaleza del principio de la buena fe, asumiendo que este busca proteger únicamente los intereses del titular de la marca (Juan) soslayando que se trata, fundamentalmente, de un mecanismo de transparencia que busca proteger la competencia y el libre mercado (y por ende a los consumidores). Así, bajo la falsa premisa de la “autorización” de Pedro es lo más relevante, terminan validando una especie de “licencia informal” y el registro nulo derivado de ella.
Cabe preguntarse qué harán la CSD y la SPI, respectivamente, cuando Pedro pretenda impedir las importaciones paralelas de producto marca “X” puesto por Juan en el mercado internacional. Queda claro, al menos, que no podrán desconocer que la marca le pertenece verdaderamente a Juan -no a Pedro- (o su “autorización” a Pedro hubiese sido irrelevante) y que por lo tanto el producto es original, con lo cual las importaciones deberían permitirse. De lo contrario, se estaría sentando un terrible precedente para que la pequeña artimaña de Juan y Pedro funcione y se haga popular como método chicha para evadir el agotamiento del derecho de marcas y generar monopolios artificiales.
* Imagen obtenida de https://cutt.ly/qkk86sy
[1] Comisión de Signos Distintivos – Ver Resolución No. 5069-2019/CSD-INDECOPI.
[2] Sala de Propiedad Intelectual – Ver Resolución No. 1225-2020/TPI-INDECOPI.
