Escrito por Winston Aquije (*)
Exploramos los atributos que contribuyen a evitar que una marca en la industria de la moda sea cancelada por falta de uso. Veremos cómo usar estos atributos para mejorar las probabilidades de que la autoridad falle a nuestro favor teniendo por acreditado el uso suficiente de nuestra marca. Con el fin de ilustrar la marcada diferencia que produce tener en cuenta tales atributos, mostramos su efecto en el volumen de ventas que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI ha considerado suficiente en diversas resoluciones, todas en relación a marcas de producto bajo la Clase 25 de la Clasificación Niza: Prendas de vestir, calzado y sombrerería.
La cancelación por falta de uso
Cualquier tercero interesado puede solicitar ante INDECOPI la cancelación por falta de uso de una marca, obligando al titular a probar que la viene usando durante los tres años anteriores.[1]
¿Cuándo se considera usada una marca?
El uso que se requiere acreditar en este procedimiento es la venta efectiva y/o puesta a disposición del público de los productos o servicios distinguidos por la marca[2]. La cantidad de uso a exigir dependerá de la naturaleza y forma de comercialización del producto o servicio distinguido.
Sobre este último elemento (la cantidad exigida) la jurisprudencia andina y nacional ha entendido que la apreciación de la suficiencia en las cantidades de uso acreditadas no debe realizarse con arreglo a criterios matemáticos sino mediante la aplicación de pautas flexibles.[3] Estas pautas están orientadas a que se exija un mayor o menor grado de uso por parte del titular si se determina que el producto o servicio distinguido por la marca es por naturaleza de consumo masivo o no.
¿La ropa que vendo es de consumo masivo?
INDECOPI ha sido consistente en atribuir la categoría de productos de consumo masivo a las prendas de vestir en general. Contrario es el caso de cigarrillos[4] y motocicletas[5], por ejemplo. Pero, ¿Acaso una marca de tabaco venderá siempre menos productos que una boutique de moda?
Lo cierto es que si una marca distingue productos que la autoridad considera masivos, ello cargará al titular con la responsabilidad de acreditar un volumen considerable de transacciones o puesta a disposición en el comercio con cierta continuidad en el tiempo a fin de evitar la cancelación. Sin embargo, habrá atributos especiales que, de comprobarse en los productos que distinguimos, nos apartan de tal categoría y reducen el estándar de exigencia a fin de mitigar el riesgo de cancelación.
Nos referimos a la existencia de atributos que normalmente reducen o limitan la demanda de los productos o servicios distinguidos por la marca, de modo que se esperará que sus titulares no tengan los mismos volúmenes de ventas y/o puesta a disposición que el promedio de agentes en ese mercado.
Otra condición a considerar es el tamaño de la empresa titular: una empresa pequeña deberá ser objeto de menor exigencia que una empresa mediana o grande[6], pero nos enfocaremos a continuación en los aspectos que atañen a la naturaleza y forma de comercialización del producto distinguido:
¿Qué hace especial a una marca de moda?
- Prendas comercializadas bajo catálogo o por encargo: Puede que con el afianzamiento del e-commerce esta categoría ya no sea indicio de una reducida tendencia a la masividad. No obstante, el Tribunal Andino[7] y la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI la incluyen en dos párrafos bastante recurrentes entre sus pronunciamientos sobre la materia. Se dice que “será distinto el criterio para evaluar el uso de una marca que distingue productos de consumo masivo (arroz, menestras, productos lácteos), que el de una marca que distingue productos de venta esporádica o por encargo (automóviles, ropa de diseñador, muebles de cocina, inmuebles, joyas, etc.).”[8] (Subrayado agregado).
- Ropa de diseñador o de alta costura: En el párrafo anterior se incluye esta categoría entre otros ejemplos de productos de venta esporádica o por encargo. El criterio es que vender exclusivamente productos con diseños originales reducirá el volumen de producción y demanda del producto: Se vende menos al no ser diseños necesariamente afianzados en el mercado masivo y se produce menos al ser más difícil y costoso el lanzamiento de cada colección o modelo debido al trabajo intelectual que ello conlleva.
- Prendas orientadas para un público femenino o masculino exclusivamente o a un target determinado (ropa para niños, bebés, gestantes, etc): Tener un target o público objetivo específico reduce la masividad del producto. La razón: Al dirigirse a una parte específica de la población, el universo de potenciales consumidores se ve limitado (más aún si se trata de una parte minoritaria de la población).
Nos ilustra de este criterio el razonamiento de la Resolución N° 1183 -2005/TPI-INDECOPI (p. 2), que contiene el primer precedente de observancia obligatoria en materia de cancelación de INDECOPI. En este caso, la razón por la que se determina que el papel higiénico es de consumo masivo es el hecho de que este es adquirido sin importar el sexo o edad del consumidor.
- Ropa de uso estacional (ropa de baño o para bañistas, pareos, bikinis, ropa exclusivamente de verano, invierno, entre otros): Para evitar la cancelación de una marca por falta de uso no solo es recomendable acreditar cantidades de ventas suficientes, sino también que estas ventas respeten cierta continuidad en el tiempo. Esto pretende evitar que la marca se entienda acreditada pese a haber vendido productos de forma muy esporádica o por un periodo aislado dentro de los tres años anteriores.
En cambio, debido a la naturaleza estacional de los productos listados resulta esperable que las ventas y puesta a disposición solo se presenten en cantidades suficientes durante ciertas temporadas. Sin perjuicio de ello, la autoridad puede exigir un volumen de actividad comercial similar al exigido para productos de consumo masivo por mucho que este se limite a la temporada del año a la que van dirigidos.
- Ropa especializada (ropa diseñada para practicar determinado deporte o actividad profesional): Al igual que la ropa dirigida exclusivamente a una parte de la población, se entiende que la razón detrás de este razonamiento será la reducción del universo de potenciales clientes, por tanto, de la demanda del producto.[9]
- Productos de un costo superior al promedio en el mercado: No es tanto el precio en sí (que no es per se parte de la naturaleza del producto que distinguimos), sino la presencia de algún otro atributo que lo haga más costoso. Así, esta categoría se postula como el cajón de sastre de toda marca que no encuentre un atributo específico entre los ya mencionados, pero sí uno que justifique la oferta de sus productos a un precio más elevado que el común denominador.
Este es el caso de productos fabricados a base de materiales escasos, costosos o difíciles de tratar: La autoridad ha aplicado este razonamiento, por ejemplo, para prendas hechas de pelo de alpaca[10]. Otros atributos como la oferta exclusiva bajo tiendas boutique o de slow fashion debería afectar la cantidad de uso de la marca en contraste con tiendas por departamento o modelos de negocio conocidos como fast fashion.
Por ello, además de acreditar los atributos especiales del producto distinguido, se recomienda acreditar también que este se vende u ofrece a un precio elevado a fin de reforzar el efecto de los atributos especiales en el comportamiento del mercado. Esto se podrá lograr comparando nuestros precios con la mayor cantidad de competidores posibles que, carentes del atributo que eleva el precio de nuestros productos, presentan un precio inferior.
Algunos ejemplos.
De la revisión de diversas resoluciones pertinentes, recopilamos algunos casos en materia de cancelación de marcas bajo la Clase 25. A continuación, algunas cifras en ventas que la Sala ha considerado suficientes o insuficientes para distinguir productos bajo la Clase 25:
- Se consideró suficiente para prendas en general: la emisión de 815 boletas de venta por S/ 203,000.00 durante la primera mitad del periodo relevante[11], 7 boletas por 1,335 unidades vendidas durante el periodo relevante[12], 25 boletas por 2,132 unidades vendidas durante dos años[13], ventas por USD 15,000.00 a lo largo del periodo relevante[14].
- No se consideró suficiente para prendas en general: La venta de 123 polos durante un año e inicios del siguiente[15], 328 polos y poleras durante el periodo relevante[16], la venta de 560 pantalones durante el periodo relevante[17], 650 gorras durante el periodo relevante[18], la emisión de 1,702 boletas de venta a lo largo del periodo relevante[19], de 33 boletas por S/. 2,277 en gorras durante 9 meses[20], 200 boletas por un total de S/ 83,584.73 a lo largo de todo el periodo relevante[21], ventas de S/. 2,625 soles por 14 pares de calzado durante un año[22],
- No se consideró suficiente por falta de continuidad: Resulta ilustrativo el caso en que INDECOPI canceló una marca que acreditó ventas por USD 178,980.00 en ropa mediante la emisión de 4 facturas en la medida que fueron emitidas el mismo día aun dentro del periodo relevante[23].
- Fue suficiente para productos especializados: 29 transacciones por un total de S/ 12,265.65 durante el periodo relevante en calzados para alpinismo, caminata, montañismo, esquí, excursiones y botas de viraje.[24]
- Fue suficiente para trajes de baño y ropa interior: Ventas aproximadas de S/ 94,000 a lo largo del periodo relevante.[25]
- Fue suficiente para prendas de pelo de alpaca a un costo elevado: Aproximadamente 24 facturas por ventas de USD 32,784,00 a lo largo del periodo relevante.[26]
¿Incluir o no incluir los atributos especiales de mi producto en el registro?
Un último punto a considerar es que será más sencillo predecir el resultado del procedimiento si el atributo que nos separa de la regla general está presente en la lista de productos del registro de nuestra marca (por ejemplo: distinguimos wetsuits y prendas especiales para surf en lugar de prendas de vestir en general cuando sabemos que nos limitaremos a vender ese tipo de prendas).
¿Qué pasa si la lista de productos que distingue mi marca no menciona sus atributos especiales?
Si acreditamos un uso suficiente para distinguir productos con un atributo especial sin lograrlo así para los productos incluidos en nuestro certificado, podrá suceder lo siguiente a la luz del precedente de observancia obligatoria adoptado por la Resolución N° 2076-2016/TPI-INDECOPI, actualmente vigente:
- Acreditado el uso para un producto particular que sea similar a un producto incluido en nuestro certificado, la autoridad deberá conservar este último en nuestra lista de productos distinguidos.
- En cambio, si lo acreditamos para un producto particular que pertenece a una de las categorías generales aludidas en nuestro certificado aunque no se consigne expresamente (por ejemplo, vestidos de novia pertenece al género vestidos) la autoridad nos permitirá seguir distinguiendo la categoría general (vestidos) solo si aquel producto resulta similar al resto de productos pertenecientes a dicha categoría (ejemplo: vestidos de noche, cocktail, bustier, etc), de lo contrario, cancelará parcialmente la marca para que solo contemple la distinción del producto particular que se acreditó (es decir, dejamos de distinguir vestidos para solo distinguir vestidos de novia).
Conclusión: algunos apuntes.
Si bien se espera que esta casuística pueda sernos de utilidad en la defensa de nuestra marca, esta se queda corta si buscamos certeza en los parámetros de suficiencia aplicados por nuestra autoridad. A ello se suma el uso indiscriminado de distintas unidades de medida en el análisis de suficiencia: No se puede determinar si lo que prima al acreditar ventas bajo la marca es haber vendido más unidades, emitir más comprobantes o facturado más dinero.
Por esta razón, es importante que procuremos siempre acreditar el uso de nuestra marca con la mayor cantidad de medios probatorios posibles, aun cuando apelemos a los atributos aquí revisados a fin de mitigar el riesgo de cancelación.
Finalmente, por más esfuerzos que dedique la autoridad a determinar objetivamente si hay similitud entre dos productos, lo cierto es que la subjetividad de este concepto se suma a la lista de factores que contribuyen a la incertidumbre en el resultado del procedimiento. Por ende, no siempre será mejor inscribir nuestras marcas para las categorías más amplias de productos cuando sabemos de antemano que no apuntamos a determinados bienes que tales categorías comprenden.
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[1] Primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486.
[2] Primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486.
[3] Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso N° 372-IP-2015. p. 12.
[4] Resolución N° 2175-2018/TPI-INDECOPI (p. 17).
[5] Resolución N° 2511-2009/TPI-INDECOPI (p. 19).
[6] Si bien este criterio no se recoge en la norma comunitaria, este ha sido adoptado por el Tribunal Andino en incidencias como la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 372-IP-2015.
[7] Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino recaída sobre el Proceso N° 180-IP-2006 p. 20.
[8] Resolución de la Sala N° 1680-2015/TPI-INDECOPI, p. 12 y Resolución N° 0410-2020/TPI-INDECOPI, p.10.
[9] Podemos ver este criterio en la Resolución N° 4649-2016/TPI-INDECOPI (p. 19) sobre una marca que distingue calzado para alpinismo.
[10] Resolución N° 0475-2010/TPI-INDECOPI (pp. 46-47).
[11] Resolución N° 0904-2011-TPI-INDECOPI.
[12] Resolución N° 0317-2011-TPI-INDECOPI.
[13] Resolución N° 0112-2020/TPI-INDECOPI.
[14] Resolución N° 222-2001/TPI-INDECOPI.
[15] Resolución N° 1885-2015/TPI-INDECOPI.
[16] Resolución N° 1877-2010/TPI-INDECOPI.
[17] Resolución N° 1596-2010/TPI-INDECOPI.
[18] Resolución N° 0703-2010/TPI-INDECOPI.
[19] Resolución N° 1660-2010/TPI-INDECOPI.
[20] Resolución N° 0774-2018/TPI- INDECOPI.
[21] Resolución N° 1413-2017/TPI-INDECOPI.
[22] Resolución N° 2235-2010/TPI-INDECOPI.
[23] Resolución N° 0487-2005/TPI-INDECOPI (p. 7): “Tratándose de ropa en general y demás productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, la comercialización de los mismos es regular y continua en el tiempo, no siendo lo común que las ventas se realicen sólo un día al año, aun cuando éstas sean por volúmenes elevados.”
[24] Resolución N° 4649-2016/TPI-INDECOPI.
[25] Resolución N° 1188-2005/TPI-INDECOPI.
[26] Resolución N° 0475-2010/TPI-INDECOPI.
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(*) Sobre el autor: Abogado por la Universidad ESAN especializado en derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad del Pacífico y experto en protección de Datos Personales por el Institute of Audit & IT-Governance (España).
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