Artículo escrito por Erick Varas Rodríguez (*)
Introducción
El registro marcario peruano se basa en un sistema atributivo de derecho, otorgando un derecho exclusivo de uso al titular de una marca para que pueda explotarla en el mercado con la seguridad de que el esfuerzo que ha puesto en su marca no será aprovechado de manera indebida por parte de terceros, y cuando esto ocurra, invocar la protección jurídica que el registro otorga.
El mero uso de la marca no genera la protección que brinda el registro, de ahí su importancia, pues sin este se corre el riesgo de que un tercero registre una marca como propia, cuando en realidad esta viene siendo usada legítimamente por otro. En este escenario vale preguntarse qué protección jurídica se brinda a aquellas marcas que no alcanzan el registro.
En este breve trabajado se buscará dar respuesta a esta interrogante, pero precisando que el presente se centra exclusivamente en la protección que se pudiera dar a la marca no registrada con “presencia” en el mercado que no llega a ser notoriamente conocida (en adelante simplemente marca no registrada), pues en este último caso existe una protección especial y expresa en las normas de propiedad industrial.
La marca comercial
La marca comercial es un signo distintivo de la propiedad industrial, por la cual se puede identificar (capacidad distintiva) productos o servicios ofrecidos por diversos competidores. Sin embargo, la marca no sólo permite identificar, sino que también puede direccionar la elección del consumidor: sea por la información que le traslada acerca de la fuente comercial (función comunicativa)[1], sea porque le permite formarse un concepto o experiencia que relaciona con la reputación y prestigio ganado en el tiempo por la marca (términos comprendidos en el concepto de goodwill)[2].
Por el lado del empresario, un uso adecuado de la marca por medio de su difusión y estrategias de marketing le permitirá persuadir al público para que lo elija de entre todos sus competidores, posicionando su producto o servicio en un lugar exclusivo de la mente del consumidor (función publicitaria)[3]. Esta idea se relaciona con el concepto de prominencia de la marca que hace referencia a todo el valor comercial que se construye sobre la misma mediante técnicas comerciales que buscan generar conciencia, familiaridad, lealtad y reconocimiento de la marca (función de inversión)[4].
Para que la marca pueda cumplir con un uso adecuado en el mercado es necesario brindar seguridad jurídica a los agentes que interactúan en el a fin de desarrollar un mercado transparente, guiado por la buena fe comercial donde el esfuerzo de unos no vaya a ser aprovechado por terceros de manera indebida. Para coadyuvar a tal propósito es que existe el registro marcario, que en el caso peruano otorga un derecho exclusivo de uso al titular de la marca, protegiéndolo frente a terceros que pretendan hacer uso de esta, evitando así los posibles riesgos de confusión que se pudieran generar en el mercado.
Para la protección de la marca se han instaurado dos sistemas diferenciados: el que confiere protección marcaria desde el momento del uso (sistema declarativo), y el que la confiere a partir de la inscripción de la marca en el registro correspondiente (sistema atributivo)[5]. En este último caso será quien tenga registrada una marca el único que gozará de los privilegios legales que las normas de propiedad industrial contemplan, entre estos, el ius prohibendi, elemento esencial para que el derecho al uso exclusivo sobre un signo tenga efectiva realidad proteccionista[6].
Aunque será con el registro que nace el derecho de exclusividad ello no significa que el uso de una marca esté supeditada a este acto, de hecho, cabe la posibilidad de que esta jamás alcance el registro. A pesar que este último caso es factible, el escenario no sería nada bueno, pues las consecuencias pueden llegar a ser perjudiciales, toda vez que la marca quedaría expuesta eventualmente a que un tercero de mala fe pueda lograr su registro. Sin embargo, esto podría generar casos evidentemente injustos que el derecho no puede dejar de desproteger ni que un registro pueda convalidar, por lo que se hace necesario conocer cuáles serían las posibles vías que pudieran brindar protección a las marcas no registradas, que si bien no logran ser notoriamente conocidas, vienen aumentando su presencia en el mercado y ganándose una reputación entre los consumidores.
Un modelo autorizado para una ley de marcas
En 1966 las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, actualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, prepararon una Ley-tipo[7] que serviría como modelo para las legislaciones de países en desarrollo y cuya revisión estuvo a cargo de un Comité de Expertos en la que participó una delegación peruana. Si bien es cierto, se dejaba a criterio de cada país el utilizar o no dicho modelo, parece importante conocer los comentarios que realizó el Comité sobre la misma.
Así, en el comentario que se hace al artículo 4, que se refiere al principio de inscripción registral, se menciona: “Así pues, el registro es el único medio de adquirir la plenitud de la protección de la Ley-tipo. El mero uso de la marca, aun cuando sea el primer uso no se reconoce como medio de adquirir dicha protección”. Este comentario es claro con la consecuencia que implica el limitarse al mero uso de una marca, sin embargo, dicha regla parece estar atenuada por lo que seguidamente el Comité explica:
Además, la persona o empresa que se limita al mero uso de una marca en el país, aunque no adquiera el derecho exclusivo a ella conferido por la Ley-tipo, estará sin embargo protegida en cierta medida (…) aunque la protección sea menos completa y eficaz que la reservada a las marcas registradas. Por último, el que se limita al mero uso de una marca está protegido en varios casos contra el registro de la misma marca o de una marca similar que se preste a confusión por parte de un tercero, concretamente cuando este último ha tenido conocimiento o no ha podido ignorar esa utilización (…)
Según la Ley-tipo la protección jurídica no debiera estar ausente en los casos de marcas no registradas, sino solamente más limitada. Añade también que el umbral de esta protección alcanza la posibilidad de evitar el registro de un tercero de mala fe. Esto es reafirmado en el comentario que se hace al artículo 6, respecto a la inadmisibilidad del registro a causa de derechos de terceros:
Este sistema, sin embargo, no permitirá la piratería ni la usurpación de las marcas no registradas que ya eran utilizadas por terceros, con productos o servicios idénticos o similares, antes de la solicitud del registro, si el solicitante tenía conocimiento o no podía ignorar ese uso. Para la aplicación de estas últimas condiciones hay que remitirse a las pruebas.
Queda claro que para la Ley-tipo sí debiera existir protección aun cuando no exista un registro, sin embargo, este se hará necesario para obtener una protección completa, pues de lo contrario no se podrá evitar que terceros exploten la marca, pues faltaría el derecho exclusivo de uso. Vale recordar que la Ley-tipo no buscaba uniformizar las leyes sobre marcas de los países en desarrollo, pues estos tenían la libertad de adaptar o no ciertas disposiciones de la misma a sus necesidades y tradiciones nacionales, así como a su sistema jurídico; sin embargo, no por ello deja de ser un modelo autorizado que sirve para comprender conceptos de la disciplina marcaria.
La Decisión 486 de la Comunidad Andina
En materia de propiedad industrial el Perú se rige por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contempla un sistema atributivo de derecho reconocido en su artículo 154, que establece: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
La norma andina no contempla protección alguna, por lo menos de manera expresa, para la marca no registrada, siendo al parecer, objeto de desatención jurídica. Sobre lo que sí se pronuncia, en el artículo 172, es respecto a la nulidad del registro de una marca efectuado de mala fe:
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. (…)
Respecto a los actos de mala fe el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ha referido en la Resolución N° 1066-2015/TPI-INDECOPI lo siguiente: “(…) que incurre en mala fe quien –en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro– tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intención de perjudicar a un competidor”. También el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en los siguientes términos:
El origen de estos perjuicios puede remontarse a los conceptos de lo que significa la buena o mala fe, de donde se deriva también lo que significa la competencia desleal, que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor[8].
Será preciso, en todo caso, determinar si el registro de una marca hecha por un tercero que viene siendo utilizada legítimamente por otro, constituye un registro efectuado de mala fe. Será evidente cuando se solicite el registro de una marca exactamente igual o muy similar a una que ya es utilizada para el mismo producto o servicio, hecho que conoce el solicitante o es muy razonable que lo hubiera conocido. Claro está, que es algo que se determinará en cada caso en concreto, por lo que no es factible establecer supuestos específicos.
Actos de competencia desleal
La norma nacional relativa a la materia es el Decreto Legislativo N° 1044 Ley de Represión de la Competencia Desleal. Esta norma contiene una cláusula general en su artículo 6, que en su inc. 2 establece: “Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado”. También el artículo 258 de la decisión andina establece: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”.
Teniendo en cuenta lo anterior conviene, y de hecho debiera ser así, entender que los actos de mala fe marcaria constituyen a su vez actos de competencia desleal, los cuales contravienen el principio de buena fe que rige en ambas disciplinas.[9] Esto no hace menos autosuficiente el derecho marcario, pues sólo resalta la vinculación (en algunos casos) con el derecho de la competencia que precisa también de usos honestos en materia industrial o comercial. Esta vinculación se manifiesta en el artículo 137 de la norma andina, que establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
Vale añadir que el ámbito de protección del Decreto Legislativo N° 1044 contempla supuestos donde no se exige el registro de la marca del competidor perjudicado, a decir: los actos de confusión y los actos de explotación indebida de la reputación ajena. En ambos casos será importante acreditar el grado de presencia en el mercado y el riesgo de confusión, además de brindar las pruebas que permitan advertir razonablemente los actos de competencia desleal.
Un punto interesante a tener en cuenta es saber si el afectado tiene la posibilidad de interponer una oposición a la solicitud del registro que un tercero haga de su marca. Para ejercitar una oposición esta tiene que estar sustentada en alguno de los supuestos que se establecen en el artículo 136 de la norma andina, y siendo que el caso de la marca no registrada se halla ausente en este artículo, se carecería de legítimo interés para ejercitar tal oposición[10]. Pareciera ser entonces que las posibilidades de protección contempladas en la decisión andina para quien se ha limitado al mero uso de una marca se dan vía nulidad del registro efectuado de mala fe y denegación del registro por actos de competencia desleal.
Protección vía derechos de autor y nombre comercial
La norma andina contempla otros supuestos que pudieran servir también como alternativas de protección para marcas no registradas. Estos se pueden extraer del artículo 136 de la norma en mención, en específico los relacionados a los derechos de autor y nombre comercial.
En el primer caso el derecho surge con la creación de la obra, que deberá cumplir los requisitos que la norma exige[11] para ser considerada tal, ya que no toda creación, en este caso una marca, podrá ser susceptible de protección vía derechos de autor. En el segundo supuesto se buscará la protección de la marca como nombre comercial, en este caso el derecho se adquiere a partir del primer uso en el comercio, así, el titular podrá impedir que terceros hagan uso del nombre comercial mediante cualquier signo distintivo. Sin embargo, si el nombre comercial no llega al registro su protección se limitará al área geográfica en la que el titular desarrolle su actividad económica[12]. En ambos casos existirá legítimo interés amparado en el artículo 136 por lo que cabe la posibilidad de oponerse a la solicitud del registro o solicitar su nulidad.
Nuestra opinión
Todo agente económico que distinga productos o servicios en el mercado tiene que necesariamente apuntar al registro de su marca, y no esperar a encontrarse en situaciones que le puedan privar del uso legítimo que estuviera haciendo de esta. La seguridad jurídica que el registro otorga le resultará en muy alto grado beneficiosa para que pueda desarrollar sus actividades comerciales libres del peligro que supone la posibilidad de que terceros puedan aprovecharse indebidamente del esfuerzo empresarial que ha puesto en su marca.
El derecho debe premiar a quienes son diligentes brindándoles protección jurídica adicional, pero jamás debe amparar situaciones injustas. Se trata de equilibrar los principios del derecho marcario con el de buena fe y lealtad comercial que no pueden ser dejados de lado en ningún caso. Es por ello que no se debe dejar de proteger a quien no ha alcanzado el registro de una marca que viene utilizando en sus actividades comerciales que le han permitido alcanzar una considerable presencia y reputación en el mercado frente a quien aprovechándose indebidamente de esta situación registra esa marca como suya.
Finalmente, respondiendo a la interrogante planteada al inicio de este breve trabajo, se puede afirmar que sí existe protección jurídica para las marcas no registradas, pero esta será más limitada y por lo tanto menos efectiva. Por ello las autoridades competentes deben seguir con su ardua labor de dar a conocer los beneficios que otorga el registro así como los peligros que pudiera ocasionar la falta de este.
Conclusiones
- Si bien la Decisión 486 no hace mención expresa a la marca no registrada, se ha podido demostrar que su protección puede alcanzarse alegando y probando la mala fe o actos de competencia desleal en los que incurre quien pretende alcanzar el registro de manera indebida, en virtud de los artículos 172 y 137 respectivamente.
- La protección de la marca no registrada podrá alcanzarse, también, alegando la vulneración de derechos de autor o de un nombre comercial anteriormente usado. En ambos casos existe legítimo interés por lo que queda expedita la posibilidad de interponer una oposición a la solicitud del registro que pretenda alcanzar un tercero.
- Quien haga uso de una marca en el mercado tiene que registrarla en el menor tiempo posible, a fin de evitar que un tercero pueda apropiarse indebidamente de esta prohibiéndole, eventualmente, el uso de la marca que legítimamente venía realizando.
- Aun cuando existan vías que puedan brindar protección a una marca no registrada, ello no significa que en todos los casos la decisión de la autoridad competente será favorable al perjudicado, de hecho, siempre será difícil vencer a quien ha alcanzado el registro aunque lo haya hecho de mala fe. En ese sentido, una de las mejores inversiones que pudiera hacer quien hace uso de una marca en el mercado es lograr su registro, con ello podrá realizar sus actividades comerciales bajo un amparo jurídico total de su marca, pudiendo convertirla en uno de sus activos más importantes.
(*) Sobre el autor: Estudiante de quinto año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Imagen obtenida de: http://bit.ly/2ZXMsdN
[1] Maniatis, S. M. (1998). The communicative aspects of trade marks: a legal, functional and economic analysis [Tesis doctoral, Queen Mary University of London, p.11]. Repositorio Institucional. Obtenido de https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/1659
[2] Commons, J. (1919). Industrial Goodwill. New York: McGraw Hill, p. 18. Disponible en: https://archive.org/details/industrialgoodwi00commuoft/
[3] Corte Suprema de los Estados Unidos, Caso Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203 (1942).
[4] Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C‑323/09, Interflora/Marks & Spence, apdos. 60, 61.
[5] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 24-IP-2005, del 25 de mayo de 2005.
[6] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-98, del 22 de enero de 1999.
[7] Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de competencia desleal, para los países en desarrollo. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_807.pdf
[8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 38-IP-98, del 22 de enero de 1999.
[9] Schiantarelli-González, J. P. (2016). La mala fe como causal de irregistrabilidad marcaría en la práctica legal peruana. Advocatus, (034), p. 194.
[10] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 145-IP-2014, del 26 de febrero de 2015.
[11] Resolución N° 0286-1998 TPI-INDECOPI, precedente de observancia obligatoria.
[12] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 407-IP-2017, del 16 de julio de 2018.
