Escrito por Gonzalo Manuel Jáuregui Mena*
- Introducción
Cuando queremos registrar una marca, nuestra atención no debe estar únicamente en lo llamativo o atractivo que pueda ser el diseño, sino que además debemos evaluar cómo es que el público vaya a reaccionar frente a este, y es que, algunos de estos signos pueden no encontrarse acorde a lo social o moralmente aceptado. No obstante, ya a muchos autores o juristas les puede inquietar la noción polémica (y en algunos casos ambigua) de “buenas costumbres”, sobre todo cuando nos referimos a la prohibición absoluta de registrar una marca que vaya en su contra.
Cabe por lo tanto preguntarse si tal noción en el derecho puede prohibir tajantemente el hecho de colocar como marca el dibujo de una hoja, específicamente de la hoja de marihuana, la cual siempre ha sido materia de controversia para la sociedad. Al parecer, cuando se intentó realizar el registro de la marca de la empresa “Cannabis Store Amsterdam”, el Tribunal Europeo sí considero prohibir el uso de este símbolo. ¿La decisión tomada en el caso se podría aplicar en el derecho peruano? ¿La reciente regulación de la comercialización del cannabis para uso medicinal en el Perú afectaría los límites de las buenas costumbres sobre este aspecto? Todo ello se podrá esclarecer en el texto a continuación.
- Caso “Cannabis Store Amsterdam”
Es evidente la controversia que se puede generar a partir de la reciente decisión tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”), sin embargo, más allá de la crítica que se pueda realizar, el caso de “Cannabis Store Amsterdam” será relevante para determinar hasta qué punto los criterios aplicados por el TJUE para rechazar el registro de la imagen de la hoja de marihuana como marca pueden ser aplicables en el Estado peruano.
2.1. Descripción del caso
“Cannabis Store Amsterdam” es una franquicia dedicada a la producción de distintos artículos que pueden encontrarse hechos a base del cannabis, así como mercadería con simbología relacionada a dicho producto. Así, la franquicia de productos señala que la empresa nació para producir, comercializar y distribuir distintos productos “basados en Cáñamo industrial de alta calidad de las categorías de alimentos y bebidas”[1]. Es así que, en el año 2016, Santa Conte presenta a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, “EUIPO”) la solicitud de registro de la marca para la franquicia distribuidora, cuyo signo figurativo era el siguiente:
Asimismo, a la solicitud se adjuntaba la lista de productos y servicios que se buscaba comercializar en ese establecimiento. Conforme a lo señalado en la Sentencia, estos son de tres clases: (i) “Productos de panadería, pastelería, chocolates y postres; Sales, aliños, aderezos y condimentos; Hielo, helados, yogures helados y sorbetes; Pasteles salados”, (ii) “Bebidas no alcohólicas; Cervezas y sus derivados; Preparados para la elaboración de bebidas” y (iii) “Servicios de restauración [alimentación]”[2].
2.2. Decisión y fundamentos del TJUE
Con todo lo expuesto, el Tribunal europeo, mediante asunto R 2181/2017‑2, rechazó la solicitud de registro de marca realizado por Santa Conte para la empresa “Cannabis Store Amsterdam”, insistiendo en esta decisión en el recurso interpuesto contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, “EUIPO”) mediante asunto T‑683/18[3]. Al respecto, el Tribunal analizó lo siguiente.
En primer lugar, luego de interponer un recurso apelatorio, la recurrente señaló que, la marihuana, al ser una sustancia psicotrópica obtenida de las “inflorescencias desecadas de las flores femeninas” y no de las hojas del cannabis, entonces las “hojas de marihuana” no puede aludir al producto psicotrópico. Sin embargo, la EUIPO señala que, pese a que en la realidad el producto psicotrópico no provenga de las hojas, se trata de un símbolo de uso mediático para hacer referencia a la marihuana como sustancia psicotrópica.
Por otro lado, la recurrente afirmó que la apreciación realizada en la Sala de Recurso se limita a una “propia comprensión del elemento denominativo «cannabis»”, el cual asocia erróneamente a la representación de las hojas en el signo distintivo. No obstante, la EUIPO afirma que, para determinar si un signo es contrario al orden público y a las buenas costumbres, se debe atender a la percepción que el público tendrá de la marca en cuestión. Esto último podría basarse en definiciones imprecisas si se analiza desde el punto de vista técnico, por lo que lo relevante en el análisis es “la percepción concreta y actual del signo, con independencia de si la información de que dispone el consumidor es exhaustiva”[4]. Ello significa que, independientemente de las cuestiones técnicas u objetivas del signo expuesto en la marca, lo que interesa para determinar la afectación a las buenas costumbres es la percepción que puede tener el público al momento de ver el signo. Entre otras razones, el Tribunal decide finalmente la no procedencia del registro de la marca “Cannabis Store Amsterdam”, siendo la principal razón la afectación a las buenas costumbres en el territorio europeo.
- La posibilidad de registrar el símbolo de la marihuana como marca en el Perú
Luego de conocer a grandes rasgos lo señalado y decidido por el Tribunal Europeo, conviene saber si estos fundamentos son igualmente aplicables en caso se pretenda solicitar el registro del símbolo de la “hoja de marihuana” como la marca de una empresa. Recordemos que dicha cuestión puede encontrarse en mayor controversia debido a la reciente posibilidad en el Perú de la distribución del cannabis de uso medicinal. A continuación se profundizará en la realidad jurídica peruana para determinar dicha posibilidad de registro.
3.1. La Decisión 486 y la marca contraria al orden público y las buenas costumbres
Para empezar, debemos tener en cuenta que el Perú tiene como requisitos de registro de una marca aquellos presentes en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa que tiene como objetivo la protección de la propiedad industrial de los países miembros. Es así que el artículo 135 de la presente Decisión especifica los distintos supuestos en los que el registro de la marca no procede, y siendo el inciso p) el que señala que no podrá registrarse los signos que “sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. Ante ello, cabe determinar si estamos hablando de una afectación al orden público o las buenas costumbres cuando la marca en cuestión hace alusión a la hoja de marihuana o a su noción como sustancia psicotrópica.
Es importante destacar que existe un sector de la doctrina peruana que ya cuestiona la prohibición realizada por este inciso. Un autor de este sector es Lindley-Russo[5], quien critica distintos argumentos en los que se sustenta tal prohibición, entre los cuales destacamos los siguientes. En primer lugar, lo que se pretende evitar con el inciso p) es la exposición de marcas que vayan contra la moral frente a grupos sociales que merecen mayor protección, como son los niños, ancianos y mujeres. No obstante, la prohibición de registro de este tipo de marcas no exime de su presencia en el mercado, en tanto hay casos en los que “la falta de registro no importa una prohibición para su uso”[6]. Otro argumento señalado es que el Estado no debe perder tiempo o dinero en el registro de aquellos signos que pueden atentar contra la ley, moral, orden público o buenas costumbres, sin embargo, se invierten más recursos al momento de exigir su prohibición.
Por último, el argumento de “coherencia estatal” -posiblemente el mejor argumento de los tres- sostiene que el Estado no puede dar la apariencia de permitir el registro y uso de marcas que atenten contra la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Ello se debe a que la administración pública no puede permitir actos que constituyan una violación a estos principios. Sin embargo, como Lindley-Russo señala, el registro de la obra en el Derecho de Autor sí permite la inclusión de estos signos, prohibidos en el registro de marcas por el inciso p) del artículo 135[7].
3.2. Jurisprudencia peruana entorno al registro del símbolo
Debemos considerar que, en el Perú, han existido intentos previos de registrar como marca el símbolo de la hoja de marihuana. En el 2007, Artifum E.I.R.L. solicitó el registro de la marca y denominación “Marijuana”, cuyo logotipo incluía el signo discutido. Evidentemente, Indecopi denegó la solicitud amparándose en el inciso p) del artículo 135, en tanto el símbolo hace alusión a la marihuana, la cual constituye una droga ilícita para un gran sector del público. Además, señala que se trata de un problema referido a las drogas, “ligado estrechamente a la calidad de vida, a la gobernabilidad, a la salud pública y social de la nación”[8].
Pese a lo anteriormente narrado, en el año 2011, Indecopi realizó el registro de la marca “Huerta Perdida” mediante certificado N° 1166944, la cual también presentaba la imagen de la hoja de marihuana, y es que la sala competente realiza la distinción entre aquellos signos contrarios a las buenas costumbres (como es el caso de “Marijuana” o “Cannabis Store Amsterdam”) y aquellos que se consideran de “mal gusto”, ya que “lo que para a algunas personas puede ser de mal gusto para otras puede no serlo”[9]. Considero que dicha distinción, sin embargo, puede seguir siendo ambigua, en tanto se basaría únicamente en la percepción que tiene el Tribunal sobre los gustos o sensibilidad que tiene la sociedad peruana.
3.3. La reciente posibilidad de comercialización por la Ley 30681
No obstante, independientemente de lo que se pueda opinar de lo señalado en ambos casos, es importante destacar que la decisión de Indecopi con respecto a “Marijuana” fue tomada cuando aún no había entrado en vigencia la Ley 30681 – Ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, la cual fue publicada el día 17 de noviembre de 2017. Por lo tanto, cabe preguntarnos si, pese a la posibilidad legal de comercialización del producto para fines medicinales, aún se podría considerar la inclusión del símbolo que lo representa como una afectación a la moral, el orden público y a las buenas costumbres.
Existen ciertos estándares de valoración que se deben considerar al momento de analizar el registro de una marca. Así, está el estándar de moralidad, el cual consiste en diferenciar lo moral de lo inmoral, pero siempre favoreciendo a la libertad en casos de duda. Si bien puede parecer que el símbolo de la hoja pueda ir contra la moral, lo cierto es que la prohibición social del producto se acerca más a una “moral ideal” que no parece ser la noción más idónea para la resolución de estos casos[10]. Por su parte, el estándar de sensibilidad verifica el grado de sensibilidad media del consumidor al que va dirigido el producto en cuestión. Es evidente que el estándar de sensibilidad no es un aspecto relevante para el caso del consumo de marihuana, en tanto no se trata de una imagen considerada obscena que pueda afectar la sensibilidad del público al que va dirigido. Esto se ve apoyado por la regulación (y por lo tanto normalización) del producto, el cual ahora se encuentra a la venta para su uso medicinal.
Además, debemos considerar que algunos criterios deben permanecer fuera del análisis de la afectación a la moral y las buenas costumbres. En esta línea, Lindley-Russo menciona que un aspecto no analizable para la procedencia o no del registro de una marca es la naturaleza del producto, y es que “el hecho de que se efectúe un análisis de la marca con relación al producto […] no implica que sea el producto mismo el que deba ser analizado a la luz de la prohibición”[11]. Por lo tanto, si en el Perú nos encontramos actualmente con la Ley 30681 que permite la comercialización del cannabis para uso medicinal, no habría ningún impedimento para que el símbolo que la representa se pueda registrar válidamente para este tipo de productos. Nunca está demás la recomendación de que la marca registrada presente alguna referencia al carácter o función medicinal a la cual se le atribuye a la planta en cuestión.
Asimismo, el autor también considera que las actividades o conductas que connota la marca a registrar no se tomen en cuenta para dicho registro. Un ejemplo de ello es la marca argentina “Los Borrachos”, la cual, en un inicio no fue aceptada. Sin embargo, se afirmó que la decisión solo se basaba en una conducta que connotaba esta marca, lo cual no sería fundamento suficiente para su rechazo. En el caso de la hoja de marihuana, esta podría hacer alusión a su consumo, mas no necesariamente a un consumo excesivo, debido a la preexistencia de una norma que regula su comercialización. Por lo tanto, aun cuando fuese analizable la conducta que connota la marca, la hoja de marihuana no alude a una actividad nociva para la sociedad.
- Reflexiones finales
A lo largo del texto hemos podido realizar una evaluación de la posible procedencia del registro del símbolo de la hoja de marihuana como una marca comercial, y es que ello resulta de mayor facilidad debido a la reciente publicación de la Ley 30681, debido a que la disponibilidad que ha brindado la ley para su comercialización desbarata algunas de las bases que justificaban la prohibición del registro de todo aquello que vaya contra la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.
Es por ello que podemos señalar que la ley ha normalizado su comercialización (y con ello, su consumo) para fines medicinales, por lo que ya no habría afectación alguna a lo estipulado en el inciso p). Pese a ello, es recomendable que se encuentre justificada la inclusión del símbolo de la hoja de marihuana en la marca. Esta justificación implica no solo que los productos guarden relación con lo presentado en la marca, sino que la marca o signo denote al público el carácter medicinal mediante algún elemento adicional.
*Estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), miembro extraordinario de la asociación civil Ius et Veritas y exdirector de la Comisión de Publicaciones de dicha asociación.
[1] Cannabis Store Amsterdam. Recuperado el 7 de febrero de 2020, de https://es.cannabisstoreamsterdam.com/
[2] Las clases señaladas son la 30, 32 y 43 conforme al Arreglo de Niza sobre la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Para mayor información, revisar: Sala Séptima del Tribunal General. (2019). Solicitud de marca figurativa de la Unión Cannabis Store Amsterdam. Asunto T‑683/18. Publicado el 12 de diciembre, apartado 3. Link: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=B34AC256412F6C6A7E78A97118A06E33?docid=221507&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=1067868#Footnote*.
[3] Sala Séptima del Tribunal General. (2019). Asunto T‑683/18.
[4] Sala Séptima del Tribunal General. (2019). Solicitud de marca figurativa de la Unión Cannabis Store Amsterdam. Asunto T‑683/18. Publicado el 12 de diciembre, apartado 21.
[5] Lindley-Russo, Alfredo. (2013). “Cuestionando la existencia de la prohibición absoluta del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres”. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, número 9, pág. 237-284.
[6] Lindley-Russo, Alfredo. (2013), pág. 242.
[7] Lindley-Russo, Alfredo. (2013). pág. 243.
[8] Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (2008). Resolución 3197-2008/TPI-INDECOPI, pág. 8-9.
[9] Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. 2011. Resolución 0436-2011/TPI-INDECOPI, pág. 31.
[10] La moral ideal es un concepto con mayor carga filosófica que, según Ricardo Victor Guarinoni, presenta contenido en base a distintos presupuestos, ya sea lo impuesto por Dios, el imperativo categórico de Kant, entre otras teorías relacionadas. Por ello, es que el autor afirma que no es razonable que los jueces apliquen “las normas de una moral ideal a una sociedad que profesa normas diferentes”. Para mayor información: Lindley-Russo, Alfredo. (2016). “¿Cómo analizar un caso en el que se invoca la prohibición absoluta del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres?”. En Investigaciones conmemorativas por los 16 años de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia: Tesis de alumnos y Congreso Internacional. Lima: PUCP, pág. 182.
[11] Lindley-Russo, Alfredo. (2016). “¿Cómo analizar un caso en el que se invoca la prohibición absoluta del registro de marcas contrarias a la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres?”, pág. 190.
