El extraño caso del derecho a la imitación de la iniciativa privada y la imitación sistemática

1868
0
Compartir

Uno de los relatos ingleses más conocidos se titula “El Extraño Caso del Doctor Jekyll y el Señor Hyde”, escrito por Robert Louis Stevenson y publicado por primera vez en 1886. La historia gira en torno a la investigación que realiza un abogado londinense sobre la relación entre dos personajes bastante disímiles: uno es el tímido doctor Henry Jekyll y el otro es el extraño misántropo Edward Hyde. Al parecer, un trastorno psicológico de personalidad múltiple aquejaba a Jekyll, cuyo alter ego es Hyde.  El doctor logra invocar a Hyde mediante una poción, cada vez que quiere cometer actos antisociales, y  logra alejarlo con un antídoto. Sin embargo, en la historia original, poco a poco el antídoto va perdiendo su efecto y el doctor Jekyll se suicida llevándose a Hyde a la tumba al ver que ya no controlaba el cambio; por el contrario, en la cultura popular, el tímido doctor Jekyll y el monstruo Hyde es –dos en uno– un personaje literario de leyenda que vive sus propias aventuras o las comparte con otros personajes literarios en la serie de comic “La Liga de los Hombres Extraordinarios”.

Al igual que los protagonistas de esta vieja y conocida historia, existe una institución jurídica que tiene la particularidad de estos extraños personajes: la libre imitación de iniciativas privadas. Nuestra Constitución en su artículo 58[1], así como el derogado artículo 4 del Decreto Ley N° 26122[2] antecedente del vigente Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal, prescribe que la iniciativa privada y su imitación en nuestro ordenamiento jurídico son libres; lo que es bueno pues se incentiva el crecimiento económico de las empresas y del mismo mercado. Sin embargo –como en la historia previamente relatada– existe un “trastorno” que corrompe este principio jurídico económico: la imitación sistemática.

Este “trastorno” fue reconocido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en la Resolución N° 1091-2005/TDC del caso Bembos contra Renzo’s, precedente de observancia obligatoria aplicable a todos los casos de actos de confusión con la norma anterior a la Ley de Represión de la Competencia Desleal vigente; en la cual, se imponen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena. Como se puede observar, la imitación sistemática era sancionable con relación a los actos de confusión y, adicionalmente, estaba expresamente reconocida en el artículo 13 del Decreto Ley N° 26122[3].

Así –por ejemplo– un empresario innovador podría empezar a vender chocolates en una lata roja con forma de corazón, y otro empresario podría imitar libremente ese empaque, siempre con respeto a la propiedad industrial y con algunas diferencias para no caer en actos de competencia desleal. Sin embargo, distinto es el panorama cuando este primer empresario innova nuevamente y utiliza en el mercado una lata piramidal verde para vender chocolates premium y el mismo imitador de la primera lata también las utiliza; luego, otra vez, el primero innova con latas azules para vender chocolates con relleno de sabores y el competidor lo imita una vez más; y, finalmente, el innovador empresario lanza al mercado unas cajas pequeñas rectangulares de color amarillo para mini chocolates y, nuevamente, el imitador aparece y saca su versión de estos empaques; he aquí el «trastorno” pues muy probablemente si el primero vuelve a innovar, el segundo lo imite de nuevo y así sucesivamente.

Pese a que nuestra actual Ley de Represión de Competencia Desleal no reconoce expresamente ni el derecho de imitación de iniciativas privadas ni la sanción expresa a la imitación sistemática, lo que nos parece un gran error; se produjo un caso idéntico al antes descrito entre dos empresas, pero no sobre empaques de chocolates sino sobre fármacos: GlaxoSmithKline Perú S.A. (GSK Perú) –quien comercializa la conocida serie de fármacos “Panadol”– denunció a Quimioterápico S.A. (IQFarma) –quien lanzó al mercado una nueva serie de fármacos denominados “Dolol”–por invocar al “señor Hyde” de la imitación de iniciativas privadas. Efectivamente, en la Resolución N° 2487-2010/SC1, el Tribunal de INDECOPI sanciona a IQFarma con treinta (30) Unidades Impositivas Tributarias por imitación sistemática del trade dress[4] de una línea completa de medicamentos, desde la versión regular hasta sus variaciones fortepara niños y antigripal, en aplicación del artículo 9 por actos de confusión[5].

Al contrario del “doctor Jekyll”, en este caso IQFarmautilizó, sin tener el antídoto, una poción llamada “abuso de derecho”; el cual es definido por Espinoza como “un principio jurídico derivado del principio de la buena fe que consiste en no admitir el ejercicio irregular de un derecho que lesione legítimos intereses”[6]. En efecto, podemos afirmar que la imitación sistemática se produce cuando un agente del mercado ejerce el derecho de imitación de iniciativas privadas atravesando los límites intrínsecos del mismo, configurando un caso de abuso de derecho; el que se encuentra sancionado por el artículo 103 de nuestra Constitución[7] y el artículo II del Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984[8].

Entonces, debe quedar claro que pese a la no enunciación expresa de la imitación sistemática como acto de competencia desleal, esta omisión no quiere decir que no sea sancionable; en efecto, el caso GSK Perú contra IQFarma fue bien resuelto por el Tribunal de INDECOPI. Así, este órgano colegiado integró de manera correcta la ratio decidendi del caso Bembos contra Renzo’s con nuestra actual norma en materia de Competencia Desleal, dando como resultado la resolución del caso GSK Perú contra IQFarma, donde se reconoce dos aspectos muy importantes: primero, que los actos de confusión sancionados por el artículo 9 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal no necesariamente recaen sobre aspectos de propiedad intelectual, sino que pueden recaer en elementos no protegibles por ésta –como el trade dress–; y, segundo, que la imitación sistemática es sancionable por el mismo artículo 9 referido, debido a su configuración como abuso de derecho al trasgredir el límite impuesto por el ordenamiento al derecho de imitación de iniciativas privadas: el deber de diferenciación.

En el caso de la institución jurídica descrita, no existe un posible “antídoto”; lo que existe es un desincentivo para que los agentes no cometan mayores abusos. En este sentido, INDECOPI es quien decide lo que está dentro de los límites y lo que está fuera; así, coloca multas a aquellos agentes cuyas conductas se asemejan a las del misántropo Edward Hyde, para que no vuelvan a cometerlas más. El mercado es uno de los espacios más dinámicos que existen en la realidad, por lo que es muy importante que los agentes del mismo entiendan que la imitación sistemática es un fenómeno jurídico que se debe evitar.

El relato protagonizado por el doctor Jekyll y el señor Hyde nos enseña que cualquier aspecto de la realidad tiene la posibilidad de ser utilizado para el bien así como para ser usado para el mal. Igualmente, en el sistema jurídico, un derecho puede ser utilizado correctamente o se puede abusar del mismo; es por esto, que el reto de INDECOPI se encuentra en decidir con justicia la línea entre los actos de competencia desleal que vulneren la buena fe empresarial –como la imitación sistemática– y las actividades lícitas permitidas para el crecimiento del mercado –como la libre imitación de iniciativas privadas. Así, como única suerte de “antídoto”, el efecto disuasivo de las multas impuestas por actos de competencia desleal logrará que el tímido doctor Jekyll pueda vivir tranquilo sin invocar al misántropo y abusivo señor Hyde en el mercado peruano.


[1]Artículo 58 de la Constitución Política del Perú de 1993: “La iniciativa privada es libre. (…)”.

[2]Artículo 4 del Decreto Ley N° 26122: “No se considerará como acto de competencia desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales ajenas, salvo en lo que en esta Ley se dispone o en lo que lesione o infrinja un derecho de exclusiva reconocido por Ley”.

[3]Artículo 13 del Decreto Ley N° 26122: “Se considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél”.

[4]Entendemos trade dress como INDECOPI en la Resolución N° 2487-2010/SC1; es decir, como la “imagen total de un bien que es definida a partir de la impresión general de su composición y diseño, incluyendo tamaño, forma, color, textura e imágenes”.

[5]Artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1044: “Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde.

Los actos de confusión pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual”.

[6] ESPINOZA Espinoza, Juan – “Los Principios Contenidos en el Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984” (2011). Lima: Grijley, p. 103.

[7]Artículo 103 de la Constitución Política del Perú de 1993: “(…). La Constitución no ampara el abuso del derecho”.

[8]Artículo II del Título Preliminar del Código Civil peruano de 1984:“La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso”.

Javier André Murillo Chávez
Compartir
Artículo anteriorBreves notas sobre la aplicación del principio de verdad material en el procedimiento tributario
Artículo siguientePobre Jessica…
Javier Murillo
Intermitencias Mercantiles. Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios en la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y Competencia de la PUCP. Profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP. Ex–Director de la Comisión de Publicaciones de la Asociación Civil Foro Académico.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here