Escrito por Andrea Chunga Pilares (*)
El artículo 134 de la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial establece que “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Añade que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, citando los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
Requisitos para el registro de marcas:
- La distintividad:
Esta se encuentra relacionada con la capacidad con la que cuenta un signo, por sí mismo, para permitir que los consumidores asocien un determinado origen empresarial con determinados productos/servicios.
Como señalamos previamente, el artículo 134° exige que el signo que quiera acceder a registro debe tener la aptitud de poder distinguir productos/servicios en el mercado.
La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI ha establecido en diversas resoluciones que “La distintividad es la capacidad de un signo para diferenciar los productos o servicios determinados de una persona de los demás productos o servicios de igual o similar naturaleza que se ofrecen en el mercado. Es así que, en general, no tendrán aptitud distintiva los signos que constituyan la designación común o usual del producto o servicio de que se trate, es decir, los signos genéricos, o los que se limiten a informar al consumidor acerca de las características de los mismos, a saber, los signos descriptivos, así como tampoco aquellos que estén constituidos solo por denominaciones de uso común o necesario en la comercialización o prestación de los mismos, entre otros.(…). Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado, y al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.”[1]
Como se puede apreciar, la distintividad se encuentra referida a la capacidad con la que cuenta un signo, por sí mismo, para que a través de éste se asocien productos y/o servicios en el mercado con un origen empresarial determinado. Como señaláramos previamente, la distintividad en la legislación andina se encuentra regulada en el artículo 134 de la Decisión 486 y la falta de distintividad de un signo es una causal de irregistrabilidad absoluta establecida en el artículo 135° inciso b) de la Decisión 486.[2]
- La representación gráfica:
El artículo 134° hace referencia expresa a la representación gráfica que debe tener un signo para poder acceder a registro. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señalo en el Proceso No. 70-IP-2019 que “la susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.”
Si bien lo usual ha sido el registro de marcas denominativas o mixtas, cada vez son más las empresas que protegen determinadas formas o disposición de elementos, como colores o trazos. Vemos que nuestra norma andina permite el registro de marcas compuestas por olores, sonidos, sabes y táctiles. A continuación, hacemos referencia al registro de algunas marcas no tradicionales:
- Solicitud de registro de la marca tridimensional en la clase 03 de la Clasificación Internacional a nombre de CHANEL SARL.
Si bien en un primer momento, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante la “Dirección”) denegó de oficio el registro de dicha marca por una supuesta falta de distintividad, mediante resolución No. 8634-2022/DSD-INDECOPI[3] la Dirección declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante, concluyendo que esta había logrado demostrar que dicha marca era asociada con un determinado origen empresarial.
Así, la Dirección concluye: “En efecto, del análisis conjunto de los medios probatorios, se advierte que la forma tridimensional solicitada es usada solamente por la empresa recurrente, por lo cual se ha podido verificar que el uso de la forma tridimensional se ha convertido en identificador de los productos a los que se aplica, es decir, que los consumidores le atribuyan a dicha forma tridimensional aisladamente considerada un origen empresarial específico. Por las razones anteriormente señaladas, se concluye que lo planteado con el presente recurso aporta elementos de juicio diferentes y desvirtúa los fundamentos por los que se denegó el registro solicitado.”
- Solicitud de registro de la marca tridimensional en la clase 25 de la Clasificación Internacional a nombre de VANS, INC.
Al igual que en el caso anterior, la Dirección inicialmente denegó de oficio el registro del signo solicitado por una supuesta falta de distintividad. Mediante resolución No. 24117-2020/DSD-INDECOPI[4], la Dirección revocó la misma, concediendo el registro.
En este procedimiento, la Dirección señalo: “La evidencia presentada muestra que la recurrente desarrolló, comercializó y promocionó en el Perú, principalmente calzados identificados con el diseño que conforma el signo solicitado, ello con anterioridad a la solicitud de vista. (…) En efecto, el diseño de “CHECKERBOARD” no solo ha sido inscrito como marca en diversas jurisdicciones alrededor del mundo, sino que, particularmente, la recurrente ha aportado evidencias que demuestran un uso constante, real y efectivo de dicho diseño en la comercialización de sus productos en el Perú y que, además, el referido diseño es reconocido por los consumidores como identificador de un origen empresarial, lo que en estricto implica que tal diseño genera distintividad. Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que el diseño que conforma el signo solicitado ha adquirido distintividad en forma independiente en virtud del uso, por lo que resulta aplicable la figura del secondary meaning recogida en el segundo párrafo del Artículo 135 de la Decisión 486 invocado por la recurrente.”
- Solicitud de registro de la marca tridimensional en la clase 28 de la Clasificación Internacional a nombre de adidas AG.
Mediante resolución No. 27692-2017/DSD-INDECOPI[5], la Dirección concedió el registro del signo para “Pelotas deportivas y pelotas para áreas de recreo (pelotas infantiles), pelotas de fútbol, pelotas de tenis, balones de baloncesto” de la clase 28.
- Solicitud de registro de la marca sonora representada en el pentagrama en la clase 35 de la Clasificación Internacional a nombre de The Clorox Company.
Mediante resolución No. 22099-2015/DSD-INDECOPI, la Dirección concedió el registro de la marca sonora para identificar “Publicidad de productos de limpieza desinfección, aromatizantes y desinfectantes en aerosol, utensilios de limpieza, todos ellos de uso doméstico” de la clase 35.
Como se puede apreciar si bien la Dirección está abierta al otorgamiento del registro de marca no tradicionales, en algunas oportunidades requiere de la ayuda del administrado para lograr advertir que la marca si goza de la distintividad necesaria. Debe recordarse que en nuestro país los derechos respecto de una marca se originan con su registro ante la Dirección del INDECOPI, el mismo que permitirá impedir su uso por parte de terceros no autorizados. [6]
(*) Sobre la autora: Asociada Senior del Estudio BARLAW – Barrera & Asociados. Freie Universität Berlin (Maestría en Derecho Comercial, de la Competencia y Regulatorio (MBL 2016); Colegio de Abogados de Lima y OSCE (Postgrados en Licitaciones Públicas, 2011); Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC (Postgrados en Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia, 2009) Universidad de Lima (Licenciado en Derecho 2008, Abogado 2010) Diversos cursos de actualización en Propiedad Intelectual en WIPO e INDECOPI.
REFERENCIAS
[1] Resolución No. 012546 -2020/DSD-INDECOPI.
[2] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
- b) carezcan de distintividad;
[3] Recaída en el Expediente No. 838478-2020.
[4] Recaída en el Expediente No. 831879-2019.
[5] Recaída en el Expediente No. 725741-2017.
[6] Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
