Nicole De la Torre Morales (*)

Introducción

La cancelación por falta de uso es un mecanismo esencial del sistema marcario, en tanto busca garantizar que los signos distintivos cumplan efectivamente su función principal en el mercado: identificar un origen empresarial respecto de los productos y/o servicios que distinguen. En esa línea, la exigencia de un uso real, continuo y efectivo evita el acaparamiento indebido de signos y contribuye a preservar la competencia leal. 

No obstante, esta regla, en apariencia sencilla, se complejiza cuando se trata de marcas notoriamente conocidas. A diferencia de las marcas que no cuentan con la calidad de notoriamente conocidas, las marcas notorias cuentan con una protección reforzada que supera algunos de los principios que rigen el derecho marcario, tales como territorialidad y especialidad.

En este escenario, surge una cuestión importante: ¿es posible cancelar por falta de uso a una marca notoria? La respuesta no es sencilla, ya que enfrenta dos lógicas contrapuestas: de un lado, la exigencia de uso como presupuesto para la subsistencia del registro; y, de otro, el régimen de protección privilegiada que el ordenamiento otorga a los signos notoriamente conocidos.

En el presente artículo se aborda esta interrogante a partir del análisis del procedimiento de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca “EL REY”. En dicho caso, las autoridades administrativas adoptaron diferentes criterios: por un lado, en primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos dispuso la cancelación parcial del registro, dejándolo vigente exclusivamente para los productos cuya notoriedad fue declarada; por otro lado, en segunda instancia, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual sostuvo que dicha notoriedad constituye un impedimento para la cancelación por falta de uso, extendiendo su protección incluso a productos respecto de los cuales no se acreditó ni uso ni notoriedad.

La cancelación por falta de uso

La figura de la cancelación por falta de uso se encuentra regulada en los artículos 165° a 170° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 

De acuerdo a la normativa, el registro de una marca puede ser cancelado, total o parcialmente, cuando no haya sido utilizada de manera continua, real y efectiva en el mercado durante un período de tres (03) años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, salvo que existan causas justificadas para su inactividad.

Esta acción busca asegurar que los signos distintivos registrados no permanezcan inactivos y, en consecuencia, sin cumplir su finalidad principal en el mercado: identificar el origen empresarial de los productos y/o servicios que diferencian.

En ese sentido, la cancelación por falta de uso cumple, principalmente, dos objetivos. Por un lado, evitar el acaparamiento indebido de signos, impidiendo que los titulares mantengan registros que no utilizan con la única finalidad de bloquear el acceso de terceros. Por otro lado, garantizar condiciones de competencia leal y efectiva, permitiendo que signos no explotados puedan ser utilizados por otros agentes económicos interesados en ingresar o expandirse en el mercado.

Protección de marcas notorias

Por su parte, la Decisión 486 reconoce un régimen especial de protección para los signos distintivos notoriamente conocidos, el cual se encuentra regulado desde el artículo 224° al artículo 236°.

Así, de acuerdo con el artículo 224°, se considera notoriamente conocido a aquel signo que es reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se haya hecho conocido. 

En esa línea, el artículo 228° establece una serie de criterios orientadores para determinar la notoriedad, tales como el nivel de conocimiento entre los consumidores, la intensidad y extensión del uso, la inversión en publicidad y el volumen de ventas. Estos factores permiten a la autoridad evaluar si el signo ha alcanzado un grado significativo de difusión y reconocimiento.

A partir de ello, las marcas notorias gozan de una protección reforzada dentro del sistema marcario, la cual se manifiesta en diversas características. En primer lugar, no requieren necesariamente de registro para estar protegidas, en la medida en que su notoriedad les otorga tutela jurídica por sí misma. En segundo lugar, constituyen una excepción a los principios de territorialidad y especialidad, ya que su protección puede extenderse más allá del país donde se registraron o utilizaron, así como a productos o servicios no necesariamente vinculados.

Un aspecto particularmente relevante se encuentra en el artículo 229° de la Decisión 486, el cual señala que no se negará la calidad de notorio a un signo solo por el hecho que no haya sido usado o no se esté usando en un País Miembro. Esta disposición evidencia que la notoriedad es independiente del uso, lo que refuerza su carácter excepcional dentro del régimen marcario.

La tensión entre la cancelación y la notoriedad

Mientras que la cancelación por falta de uso se fundamenta en la necesidad de exigir una explotación efectiva del signo para mantener su registro, la protección de las marcas notorias admite la posibilidad de otorgar tutela incluso en ausencia de uso en un determinado territorio.

Caso: Acción de cancelación contra el registro de la marca “EL REY”

En el presente caso, Perpetua Felicita Palomino Córdova interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca “EL REY”, de titularidad de Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. (la “Titular”), reconocida empresa colombiana dedicada a la producción y comercialización de condimentos, salsas, caldos y otros productos alimenticios. 

La controversia se centra en la posibilidad de cancelar por falta de uso el registro de una marca reconocida como notoria, así como en el alcance de la protección reforzada que el régimen andino confiere a esta categoría de signos distintivos.

Resolución No. 1414-2025/CSD-INDECOPI – Primera Instancia

Mediante la mencionada resolución, si bien la Comisión de Signos Distintivos reconoció que la marca “EL REY” ostentaba la condición de notoriamente conocida únicamente respecto a “condimentos”, precisó que dicho reconocimiento no resultaba suficiente para acreditar el uso de la marca respecto de la totalidad de los productos comprendidos en su registro, a saber: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”.

En consecuencia, declaró fundada en parte la acción de cancelación y dispuso la cancelación parcial del registro, limitando su alcance a aquellos productos respecto de los cuales se acreditó la notoriedad y el uso, a saber: “únicamente salsas (condimentos); especias” de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Esta decisión resulta particularmente relevante, pues distingue la notoriedad de la marca y la exigencia de uso, entendiendo que ambas figuras cumplen funciones distintas.

Resolución No. 2162-2025/TPI-INDECOPI – Segunda Instancia

La titular de la marca “EL REY” interpuso recurso de apelación contra la Resolución No. 1414-2025/CSD-INDECOPI, argumentando que no resulta jurídicamente posible cancelar el registro de una marca notoriamente conocida por falta de uso.

Al respecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocó la resolución apelada y concluyó que la condición de marca notoriamente conocida constituye un impedimento para la cancelación por falta de uso. En ese sentido, sostuvo que no corresponde cancelar el registro de una marca cuando su titular ha acreditado su notoriedad, aun cuando no se haya demostrado el uso efectivo respecto de todos los productos que distingue.

Bajo esta interpretación, la Sala dejó sin efecto la cancelación parcial previamente dispuesta por la primera instancia y mantuvo vigente el registro para la totalidad de productos comprendidos en la clase 30, incluyendo aquellos respecto de los cuales no se acreditó uso ni notoriedad específica.

Este pronunciamiento representa un cambio significativo en el criterio adoptado por la primera instancia, en la medida en que otorga a la notoriedad un efecto expansivo que desplaza la exigencia de uso como requisito para la subsistencia del registro.

¿Entonces una marca notoria puede ser cancelada?

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 2162-2025/TPI-INDECOPI, una marca notoria no puede ser cancelada por falta de uso.

La Sala sustentó su decisión, entre otros aspectos, en el artículo 229° inciso b) de la Decisión 486, el cual señala lo siguiente:

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: (…) 

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, 

(…).

(Énfasis agregado)

Asimismo, trajo a colación los Procesos 269-IP- 20166 [1]  y 458-IP-20177 [2] mediante los cuales se estableció que las marcas notorias rompen el principio de uso real y efectivo, lo que significa que no se le negará la calidad de notorio al signo que, en algún País Miembro de la Comunidad Andina donde se solicita su protección, no se esté usando.

Además, hizo referencia al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (el “Tribunal”), conforme al cual, si bien una marca notoria regulada por la Decisión 486 no requiere ser usada en el país miembro donde se solicita su cancelación, su titular sí debe acreditar que dicha notoriedad se mantiene vigente en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina. 

Sumado a ello, destacó que el Tribunal no ha señalado ni limitado la protección que reciben las marcas notorias frente a procesos de cancelación en función de los productos o clases a las que pertenecen.

En virtud de lo anterior, la Sala concluyó que una marca cuya notoriedad ha sido reconocida no puede ser cancelada por falta de uso, incluso cuando dicho reconocimiento recaiga sobre productos o servicios distintos de aquellos comprendidos en el registro cuya cancelación se pretende.

Adicionalmente, sostuvo que permitir la cancelación de una marca notoria resultaría incompatible con la protección reforzada otorgada a esta categoría de signos, puesto que quien obtuviera dicha cancelación no podría posteriormente registrar un signo idéntico o similar, debido al riesgo de confusión o dilución derivado de la notoriedad previamente reconocida de la marca.

En ese contexto, el criterio adoptado por la Sala resulta particularmente relevante, pues concluye que una marca notoriamente conocida no puede ser cancelada por falta de uso, reforzando así la protección excepcional conferida a esta categoría de signos distintivos.

Autora (*): Es abogada asociada de BARLAW – Barrera & Asociados, especializada en Propiedad Intelectual, Competencia Desleal y Protección al Consumidor. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una segunda especialidad en Protección al Consumidor por la misma casa de estudios. Asimismo, ha llevado diversos cursos especializados en Propiedad Intelectual y cuenta con experiencia en asesoría, defensa, protección y tramitación de procedimientos relacionados con derechos de propiedad intelectual.

Bibliografía

• Comunidad Andina. Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Resolución No. 1414-2025/CSD-INDECOPI. 
• Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Resolución No. 2162-2025/TPI-INDECOPI